הגדרות - פרשנות - סעיפים 3-1 לפקודת סימני מסחר

1. הדין
פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 מגדירה בסעיפים 3-1 לפקודה את ההסדרים החקיקתיים הבאים:

"1. הגדרות (תיקונים: התש"ס, התשס"ג (מס' 2))
"סימן" - אותיות, ספרות, מילים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה;
"סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
"סימן מסחר בין-לאומי" - סימן מסחר שרשום בפנקס הרישום הבין-לאומי, בהתאם להוראות הפרוטוקול ותקנות מדריד;
"סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל" - סימן מסחר בין-לאומי שהוא גם סימן מסחר רשום שנרשם בהתאם להודעה שקיבל הרשם לפי סעיף 56ה;
"סימן מסחר לאומי" - סימן מסחר רשום, שנרשם בהתאם לבקשה לפי סעיף 17;
"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק;
"סימן מסחר רשום" - סימן מסחר הרשום בפנקס סימני המסחר לפי הוראות פקודה זו והוא סימן מסחר לאומי או סימן מסחר בין-לאומי הרשום בישראל;
"סימן שירות" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין השירות שהוא נותן;
"סימן מאשר" - סימן המיועד לשמש בידי אדם, שאינו מנהל עסק, לאישור מקורם של טובין פלונים שיש לו עניין בהם, מרכיביהם, דרכי ייצורם, איכותם או תכונה אחרת מתכונותיהם, או לאישור טיבו, איכותו או סוגו של שירות פלוני שיש לו עניין בו;
"סימן קיבוצי" - סימן מסחר או סימן שירות השייך לחבר-בני-אדם שיש לו עניין בטובין או בשירות שהסימן מיועד לציינם, וחברי החבר משתמשים, או מתכוונים להשתמש, באותו סימן לגבי הטובין או השירות;
"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך:
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר;
(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור;
"מדינת האיגוד" - מדינה שהיא חברה באיגוד להגנת הקניין התעשייתי מכוח אמנת פריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי, לרבות שטחי ארץ שהאמנה הוחלה עליהם מכוח סעיף 16 שני לאמנה;
"ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;
"מדינה חברה" - מדינת האיגוד או מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי;
"ציון גאוגרפי" - ציון המזהה בישראל טובין כטובין שמקורם באזור גאוגרפי מסויים שהוא מדינה חברה, אזור או חבל ארץ בה, אם ניתן לייחס תכונה מסויימת, מאפיין מסויים או מוניטין של הטובין, בעיקר לכך שמקורם באותו אזור גאוגרפי;
"השר" - שר המשפטים.

2. תחולת הוראות על סימני שירות
הוראות פקודה זו החלות על סימני מסחר יחולו על סימני שירות, בשינויים המחוייבים לפי העניין, וכל מקום בפקודה זו שנאמר בו "סימן מסחר" - אף סימן שירות במשמע , ו"טובין" - אף שירות במשמע, והוא כשאין הוראה אחרת לעניין זה.

3. דין סימן מאשר וסימן קיבוצי
סימן מאשר וסימן קיבוצי דינם כדין סימן מסחר וסימן שירות, וכל מקום בפקודה זו שנאמר בו "סימן מסחר" או "סימן שירות", אף סימן מאשר וסימן קיבוצי במשמע; והכל בכפוף לאמור בסעיפים 14 ו-15."

2. הגדרות - סעיף 1 לפקודת סימני מסחר
2.1 כללי
סימן המסחר במובנו ההיסטורי אכן ציין את מקור הסחורה, שהוא הבעלים של הסימן.

אולם הגישה המודרנית הינה שסימן המסחר בא לציין לפני הלקוחות שהמוצר שלפנינו בא ממקור שיכול להיות אנונימי, לקונה, אשר ממנו הגיעו טובין אחרים שנשאו את אותו סימן מסחר והסימן למעשה בא לזהות את היות הטובין האלה משביעי רצון מבחינת הלקוח, או לסמל עבורו באופן תמציתי את מפרט התכונות והאיכויות שהמוצר עשוי לכלול, בצירוף הכוח המצטבר של הפרסומת שהושקעה במוצר {בג"צ 296/85 SEAH SEAK HOW (ANTHONY) נ' רשם הפטנטים, פ"ד מ(4), 770 (1986)}.

די ל"סימן מסחר" בכך שהסימן משמש או מיועד לשמש לייצרן או למי שסוחר בם לעניין הטובין.

אין צורך בשימוש שיקנה הכרה או מוניטין או יחדיר לתודעת הציבור את הקשר בין הסימן לבין מקור היצור. די בשימוש גלוי ופתוח בסימן, שעל מידת האינטנסיביות שלו כבר נאמר כי גם שימוש מזערי יספיק {בג"צ 95/68 מתפרת הדרום נ' The H.D.Lee Company, פ"ד כב(2), 189 (1968)}.

על-פי סעיף 1 לפקודה הנ"ל זכאי כל ייצרן לרשום בבעלותו סימן המשמש, או מיועד לשמש, לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם.

הרישום צריך לשקף את המציאות המסחרית ועל-כן אין לאפשר המשך קיומו של סימן רשום שלא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים ממועד הרישום לפחות מאז מועד רישום הסימן בפנקס הזכויות {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

סעיף זה אינו מפרט מהי רמת הדמיון הנדרשת בין הסימנים על-מנת שהדבר ייחשב להפרת סימן המסחר הרשום.

כאשר מדובר בתביעה בעניין הפרת סימן מסחר יש לבחון את הסימן של הנתבע בהתחשב באופן שבו הוא מופיע בשימוש על המוצר בפועל, יש לבחון את צורת הופעתו על-גבי המוצר, את צורת האותיות גודל, צבע.

2.2 הגדרת התיבה "סימן" בסעיף 1 לפקודה
כל הרעיון של סימן מסחר הוא יצירת זהות בין הסימן למוצר, עד כי הציבור בראותו את הסימן יקשר אותו מיד עם סחורה ממקור מסויים {בג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים המדגמים ואח', פ"ד מב(1), 309 (1988)}.

אך ניתן לומר כי, דבר המשמש למטרה תועלתית כלשהי אינו סימן מסחר כשר לרישום, אפילו אם יש בו גם לזהות את מקור המוצר.

הרעיון הוא שסימן מסחר אינו מיועד להגן על שימוש שאינו מוגן בפטנט או בזכות יוצרים. יש לראות רק בחלק מהמוצר עצמו שבלעדיו אין המוצר ניתן לשימוש היעיל שלו נועד.

הגדרת התיבה "סימן" שבסעיף 1 לפקודה הנ"ל, הינה הגדרה רחבה הכוללת בתוכה, בין היתר, אף דמויות ואותות תלת-ממדיים.

משמע, אין מניעה עקרונית לרישומם של סימנים תלת-ממדיים, בהנחה שעונים הם על תנאי הרישום הקבועים בפקודה. אכן, באותם מקרים בהם יש ביכולתם של סימנים תלת-ממדיים לסמל את המוצר ולבדלו מבחינת זיהוי המקור, הרי שממלאים הם את התפקיד הקלאסי של סימן מסחר.

מבחינה זו ראויים הם לכאורה להירשם כסימן מסחר, בדומה לסימנים מסוגים אחרים. ניתן להעלות על הדעת סוגים שונים של סימנים תלת-ממדיים.

כך, עשויים להיות סימנים שהינם ביטוי תלת-ממדי של אות או של צורה מסויימת, ואשר הינם נפרדים לחלוטין מהמוצר עצמו.

סוג נוסף ודומה של סימנים תלת-ממדיים הינו של סימנים אשר אינם חלק מצורתו האינהרנטית של המוצר, אך מהווים תוספת חיצונית לצורה זו. אחת הדוגמאות המקובלות בהקשר זה הינם הגופים התלת-ממדיים המתנוססים על גבי מכסי המנוע של כלי רכב, ואשר משמשים לזיהוי תוצרתם {ע"א 11487/03 August Storck KG ואח' נ' אלפא אינטואיט מוצרי מזון בעמ ואח', תק-על 2008(1), 5454 (2008)}.

נוסיף עוד, כי סימן עשוי להיות מורכב אף מצירוף של צורה תלת-ממדית עם מילה, ספרה או ביטוי דו-ממדי אחר כלשהו.

כאמור, בעל הסימן הרשום נהנה מזכות לשימוש ייחודי בסימן המסחר ביחס לטובין אשר לגביהם הוא נרשם. יוצא אם-כן, כי כאשר מורכב סימן המסחר מצורתו התלת ממדית של מוצר, מופקעת צורה זו מנחלת הכלל באופן שרק בעל הסימן רשאי לעשות בה שימוש ביחס לטובין אשר לגביהם נרשם הסימן.

המונופולין לו זוכה בעל הסימן ביחס לצורתו התלת-ממדית של המוצר מעורר קשיים ניכרים. הטעם לכך נעוץ בהבדל בסיסי בין סימני המסחר הקונבנציונליים, הכוללים מילים וסמלים דו-ממדיים, לבין סימנים המורכבים מצורתם התלת-ממדית של מוצרים.

תפקידם של סימנים קונבנציונליים מתמצה בסימון מקורו של המוצר עליו הם מוטבעים.

לעומת-זאת, לצורתו של מוצר יש, על-פי-רוב, תפקיד עצמאי החורג מן התפקיד המיועד לסימן מסחר. פעמים רבות מוכתבת צורת המוצר משיקולים פרקטיים, בין שיקולים פונקציונליים ובין שיקולים אסתטיים.

ראינו אם-כן, כי לצורתו התלת-ממדית של המוצר נודעת במקרים רבים חשיבות הן במישור הפונקציונלי והן במישור האסתטי. לעובדה זו נפקות לעניין הדיון בסוגיית כשרותו של סימן מסחר תלת-ממדי המורכב מצורתו של המוצר.

תוצאת רישומו של סימן מסחר מביאה לכך כי השחקנים האחרים בשוק הרלוונטי אינם יכולים לייצר את המוצר המתחרה באופן שצורתו תהא זהה או דומה עד כדי הטעיה לצורה נשוא סימן המסחר.

בכך נמנעים מהם היתרונות הפונקציונליים והאסתטיים הגלומים בצורה הנזכרת. מצב דברים זה עלול להביא לידי פגיעה באפשרות לתחרות חופשית באופן יעיל בבעל הסימן.

העובדה כי לצורתו התלת-ממדית של המוצר נודעת, פעמים רבות, חשיבות פונקציונלית או אסתטית, מעוררת קושי אף בהיבט נוסף, הציבור עשוי לסבור כי צורת המוצר נבחרה מטעמים פונקציונליים או אסתטיים ואינה קשורה כלל למקורו של המוצר.

כשאנו מסתכלים על סימן מסחר, ניתן לראות כי הוא מבחין בין מוצריו של בעל סימן המסחר לבין המוצרים המתחרים {באותו ענף ולעיתים אף בענפים אחרים}.

רישום סימן המסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. נוכח האמור, נועדו הוראות פקודת סימני המסחר להעניק הגנה ליחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש {ע"א 8778/04 מחלבות יטבתה בע"מ נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, תק-על 2005(2), 781 (2005)}.

2.3 הגדרת המונח "הפרה" בסעיף 1 לפקודה
הגדרת המונח "הפרה" איננה כוללת דרישה כי הדמיון בין הסימנים יהיה בעל אופי מטעה. למרות האמור, אין טעם לאבחנה בין אופן בחינת הדמיון בתביעות של הפרת סימן מסחר לבין דרך הבחינה ביחס למקרים האחרים.

בדומה לתכליתן של הוראות אחרות המונעות שימוש בשמות בעלי דמיון לשמות קיימים, אף תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: מחד, הגנה על הציבור מפני הטעיה, מאידך, הגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש {ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי, עיתון משפחה ואח' נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3), 933 (2001)}.

הדין הוא שאין אדם מפר את זכותו של בעל סימן מסחר לשימוש בלעדי בסימנו כשהוא משתמש בו בקשר ל"סחורה האמיתית", דהיינו, לסחורתו של בעל הסימן.

אין סימן המסחר מגן בפני השימוש בו לגבי סחורתו של בעל הסימן שנפלה לידיים בלתי-מוסמכות או בלתי-נאמנות, בשימוש כזה אין הטעיה {ע"א 471/70 י.ר. גייגי ס.א. נ' פזכים בע"מ, תק-על 70(4), 1 (1970)}.

נכון אמנם שאף באין הטעיה יכול שיופר הסימן {כגון: במקרה שסחורתו של אחר נמכרת תוך ציון שהיא דומה לסחורתו של בעל הסימן} אך לא נמצא מקרה שבו ראו הפרת סימן מסחר בשימוש שנעשה באותו סימן כלפי סחורתו של בעל הסימן עצמו.

פירוש "סחורתו של בעל הסימן עצמו" עשויה להיות סחורה שלא הוא יצר אלא שהוא סוחר בה ומשווק אותה. לא רק הייצרן, אלא, למשל, גם ייבואן רשאי לקבל סימן מסחר בקשר לסחורה שהוא מייבא. אך אם היה בעל הסימן ייצרן, ופלוני מייבא ומשווק את סחורתו תוך שימוש בסימנו של הייצרן, אין הסימן מעיד אלא על העובדה שהסחורה היא מוצרו של בעל הסימן.

די בכך שהסחורה היא "אמיתית" מבחינת המקור שלה, כדי לשלול מן השימוש את יסוד ההפרה.

לפיכך, אף בתביעות הפרה נדרש התובע להוכיח כי הסימן האחד דומה לשני עד כדי הטעיית הציבור. הבחינה תיעשה ביחס לאנשים בעלי היגיון רגיל, הנוהגים בשקידה סבירה {ע"א 210/65 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' בנק "אגודת ישראל" בע"מ, פ"ד יט(2), 673 (1965)}.

בהתאם לפקודת סימני המסחר ניתן להגיש, הן תביעה אזרחית והן קובלנה פלילית בגין הפרת סימן מסחר ועל-כן שתי הדרכים פתוחות בידי הפונה לסעד בבית-משפט {ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כג(2), 43 (1969)}.

ב- המ' 804/75 {מדינת ישראל נ' מיכאל ומרק סימיון, פ"ד ל(1), 744 (1976)} צויין כי רק מקום בו תלויים ועומדים שני משפטים בין אותם הצדדים שבהם מתעוררות אותן השאלות, ישתמש בית-המשפט בסמכותו הטבעית לעכב את הדיון באחד מהם עד שיתברר עד תומו המשפט השני או ידחה את התובענה שהוגשה באותו משפט.

אין מקום לטענה כי תקנת הציבור מחייבת שקודם יתברר עד תומו המשפט הפלילי וזאת בטרם תבוא הכרעה, אם בכלל, בתובענה האזרחית.

הטעם לשימוש בסמכות העיכוב היא בכדי למנוע ריבוי משפטים ושלא להטריד הטרדה יתרה את בתי-המשפט ובעלי הדין.

אכן, יש להבחין בין יישום מבחן הדמיון המטעה בעילת הפרת סימן מסחר לבין יישומו בעילת גניבת עין, אולם גם בעבר לא נשללה בחינתו של המוצר בכללותו במקרים המתאימים {רע"א 1400/97 פיקנטי תעשיות מזון נ' אסם תעשיות מזון, פ"ד נא(1), 310 (1997)}.

מושא הבדיקה בהפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין הוא שונה: בהפרת סימן מסחר, בודקים אם הסימן שלגביו נטען שהשימוש בו מפר סימן מסחר רשום, דומה באופן מטעה לסימן הרשום.

ואילו בגניבת עין בודקים אם מכלול מעשי הנתבע הוא מטעה או מבלבל לאור המוניטין של התובע במוצר.

ב- רע"א 5454/02 {טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)} נקבע כי על-אף הזהות בין המבחנים לקיומו של דמיון מטעה בעילה של הפרת סימן מסחר ובעוולת גניבת עין, קיים בכל זאת שוני מהותי בין שני המקרים.

ההבדל נעוץ במושא הבדיקה, בעוד שבעוולת גניבת עין בודקים אם מכלול מעשיו של העוסק גרמו להטעיה ביחס למקור המוצר, הרי שבתובענה בדבר הפרת סימן מסחר מכוונת הבדיקה אך ורק לקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים עצמם.

כלומר, בתביעת הפרה יש ליתן משקל נמוך יותר, או במקרים מסויימים לא ליתן משקל כלל, למידת הדמיון בחזותם של המוצרים או של אריזותיהם .

זאת ועוד, במקרה בו מדובר בסימן ויזואלי יש קושי בהפרדה בין הסימן לבין המוצר עליו הוא מוטבע, הרי שקביעה זו תפורש בהתאם למקרה המסויים ונסיבותיו {ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין ואח', תק-על 2012(3), 9000 (2012)}.

2.4 "מאותו הגדר"
הבעלים בסימן המסחר הרשום הוא בעל הזכות הקניינית בו, ולו בלבד נתונה הזכות לעשות שימוש בסימן המסחר בהתייחס לטובין שלגביהן נרשם.

רישום סימן המסחר ואכיפת השימוש הייחודי המוקנה לבעלים בסימן, מטרתם להגן על הציבור מפני הטעיה מחד גיסא, ועל בעל הסימן מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש מאידך גיסא.

רישומו של סימן מסחר הוא ראיה לתוקפו. על הטוען אחרת מוטל נטל השכנוע וזהו נטל כבד עד מאוד {ת"א (ת"א) 667-01-13 הבית הפיננסי י.כ. בע"מ נ' יצחק יעקב, תק-מח 2014(4), 4751 (2014)}.

כאשר נעשה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, הקשור לשירותים מאותו הגדר אין צורך להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות.

במקרה כזה, עצם השימוש בסימן מהווה הפרה. לעומת-זאת, כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר הרשום, על התובע להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות {ת"א (ת"א) 13821-11-11 הילה קטש נ' חברים הפקות בע"מ, תק-מח 2014(3), 11782 (2014)}.

2.5 סימן כשם תיאורי - הגנה מועטה ובמקרים נדירים
ב- ע"א 4410/06 { אנ.אר.ג'י אנרג'י אינטרנשיונל בע"מ נ' Texaco Inc, תק-על 2010(3), 2922 (2010)} נקבע כי המילה Energy היא איפוא, בהקשר הדברים, שם שנועד לתאר תכונה או רכיב של המוצר, זוהי מילה בעלת "ניחוח אוניברסאלי", אשר נתקשה מאוד לקבוע כי יכול אדם לנַכס אותן לעצמו ולשלול אותן מן הציבור.

הלכה היא כי מונח תיאורי-מילוני צריך להישאר חופשי לשימוש הציבור.

כשמדובר בסימן הכולל שם שהוא מונח תיאורי-מילוני ועושים אנו שימוש במילה "מילוני"' כדי להדגיש הדגשה יתרה - יש לנהוג זהירות רבה בפסילת הסימן ובמתן הגנה ל"ניכוסו" של המילון {ע"א 9191/03V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869 (2004)}.

ב- ע"א 8981/04 {אבי מלכה "מסעדת אווזי הזהב" נ' אווזי שכונת התקווה ניהול מסעדות בע"מ ואח', תק-על 2006(3), 4762 (2006)} חלה ההלכה כי שמות תיאוריים, אשר מתארים תכונות או רכיבים של הנכס הנסחר או השירות הניתן, יזכו להגנה מועטה ביותר ובמקרים נדירים.

הכלל הוא כי אין מקום לגרוע שמות מתארים מן השפה השגורה, להפקיעם מרשות הציבור ולנכסם לטובין מוגדרים, אלא אם רכשו במהלך השימוש בהם אופי מבחין {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

כאשר נלוות לסימן המסחר הרשום מילים נוספות או איורים, אין מדובר עוד בשימוש בסימן זהה אלא בסימן הדומה לסימן המסחר הרשום, ולפיכך נדרשת הוכחת הטעיה על-פי המבחנים המקובלים בפסיקה {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

3. הבחנה בין "טובין" ל"שירות" - סעיפים 3-2 לפקודת סימני מסחר
ב- ע"א 3559/02 {מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)} נקבע כי לפי הוראת סעיף 2 לפקודה הנ"ל, אין להבחין במינוח בין "טובין" ל"שירות" אם אין הוראה אחרת.

כאשר נלוות לסימן המסחר הרשום מילים נוספות או איורים, אין מדובר עוד בשימוש בסימן זהה אלא בסימן הדומה לסימן המסחר הרשום, ולפיכך נדרשת הוכחת הטעיה על-פי המבחנים המקובלים בפסיקה.

עוד נקבע בפרשת טוטו, כי ראשית, סעיף 2 לפקודה קובע כי בכל מקום בפקודה בו נאמר "טובין" יש לקרוא במשתמע גם "שירות", בשינויים המחוייבים ובהעדר הוראה אחרת. שנית, בנסיבות מסויימות, הזיקה בין "טובין" לבין "שירות" מאפשרת להכלילם באותה קטגוריה, ואין להבחין ביניהם.

טובין הינם מאותו הגדר כאשר קיים חשש שקונה אשר רואה את סימן המסחר על סחורה של גורם אחר, יטעה לערבב בין הסחורות ולחשוב ששתי הסחורות נובעות מאותו מקור {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

בעידן בו המגמה הכללית בעולם המסחר הינה לאחד אספקת טובין עם שירותים קרובים ושאינם קרובים לאותם טובין, אף אין לפרש את המונח "אותו הגדר" בצורה דווקנית וצרה.

כך, בשנים האחרונות, בהתחשב בהתפתחויות שחלו בסחר הבינלאומי ובפריצתן של חברות מסחריות מתחום מסחרי אחד לאחר, תוקנה פקודת סימני המסחר באופן שבו הורחבה ההגנה לסימני מסחר "מוכרים היטב", גם כאשר הטובין אינם מאותו הגדר.

בנסיבות מסויימות, אין נפקא מינה אם בעל סימן המסחר מספק טובין ואילו הגורם האחר, העושה שימוש בסימן המסחר, הינו נותן שירות בקשר לטובין מאותו סוג.

השאלה שצריכה להישאל היא האם מצויים אנו באותה "משפחה מסחרית" במסגרתה מתקיים החשש לפיו יסיק הצרכן על קשר או חסות מטעם בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש.

המשפחה המסחרית צריכה להיות מוגדרת ממקרה למקרה, בהתאם למבנה השוק והשחקנים הפועלים בו {ע"א 9191/03V&S Vin Spirt Aktiebolag נ' אבסולוט שוז בע"מ, פ"ד נח(6), 869 (2004)}.

כאשר נעשה שימוש בסימן הזהה לסימן המסחר הרשום, אין צורך להוכיח כי הסימן המפר גורם להטעיית הציבור באשר למקור הטובין או השירות. במקרה כזה, עצם השימוש בסימן מהווה הפרה.

לעומת-זאת, כאשר אין מדובר בסימן זהה לגמרי לסימן המסחר הרשום, נדרש להוכיח כי קיים חשש להטעיה של הלקוחות {ת"א (ת"א) 13821-11-11 הילה קטש נ' חברים הפקות בע"מ, תק-מח 2014(3), 11782 (2014)}.

ניתן לראות כי רישום סימן שירות הוא חידוש בישראל ועד כה מעטות הארצות שבהן ניתן לרשום סימנים כאלה.

לפי ההגדרה של המונחים "סימן מסחר" ו"סימן שירות" שבסעיף 2 לפקודה הנ"ל, ההבדל בין שני סימנים אלה הוא בכך בלבד, שבה בשעה שסימן מסחר בא לזהות ולאבחן סחורה שאדם מייצר או שבה הוא סוחר, בא סימן שירות לזהות ולאבחן שירות שאדם נותן, השימוש בסימני שירות נפוץ לגבי שירותים רבים.

אין ספק שבכלכלה המודרנית, שבה ענף השירותים מתרחב ללא הרף, ומקיף שטחי פעולה חדשים, יש צורך להגן על סימני שירות, מאותם הטעמים שהביאו לחקיקה בדבר הגנת סימני מסחר. בדיון שבפנינו מדובר על סימן שירות, שנועד לציין שירותי מוסכים, ואין חולקין על-כך ששירותים כאלה יכולים להיות נושא לסימן שירות.

אין משתמש בסימן (שאינו רושם את סימנו) יכול להתנגד לרישום סימן דומה על שם מבקש רק על-סמך הטענה שהוא השתמש בו ולכן הוא נעשה בעליו של הסימן.

השימוש בסימן יכול רק לעזור לו לרכוש בעלות בלעדית על הסימן אם הינו רושם אותו על שמו. עצם השימוש בו יכול רק לתת בידו נשק נגד פלוני כדי למנוע את רישומו על שמו, תוך טענה שהסימן, שפלוני מבקש את רישומו, אינו מותאם באופן המציין את סחורתו של פלוני ומבדילה מסחורתו שלו.

המבחן לקביעת שימוש קודם על-ידי אלמוני הינו אם השימוש בסימן בעבר על-ידי אלמוני היה בממדים כאלה שעשה את הסימן הזה כשיירשם על שם פלוני כבלתי-מבחין.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

הגדרות - פרשנות - סעיפים 3-1 לפקודת סימני מסחר