הפרה - סעיפים 59-57א לפקודת סימני מסחר

1. הדין
סעיפים 59-57א לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובעים כדלקמן:

"57. תובענה על הפרה (תיקון התש"ס)
(א) בעל סימן מסחר רשום או בעל סימן מסחר מוכר היטב רשאי להגיש תובענה על הפרה; לא ייזקק בית-המשפט לתובענה על הפרה לגבי סימן מסחר שאינו רשום, ואולם לעניין סימן מסחר מוכר היטב רשאי הוא להיזקק לתובענה על הפרה לגביו אף אם אינו רשום.
(ב) (בוטל).

58. הנוהג - ראיה
במשפט על הפרה יהיו קבילות ראיות על הנוהג במסחר בדבר חזי הטובין שסימן מסחר רשום לגביהם ועל סימני מסחר או חזי שמשתמשים בהם כדין אנשים אחרים לגבי טובין כאמור.

59. סעדים (תיקון התש"ס)
(א) במשפט על הפרה יהיה התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה ולדמי נזק בנוסף על כל סעד אחר שבית-המשפט הדן בדבר מוסמך לתיתו וכן יהא זכאי לסעדים המנויים בסעיף 59א.
(ב) לעניין הפרה לגבי סימן מסחר מוכר היטב שאינו סימן מסחר רשום יהא התובע זכאי לסעד בדרך של צו מניעה בלבד.

59א. סעדים נוספים (תיקונים: התש"ס, התשס"ג (מס' 2))
(א) בית-המשפט רשאי להורות, בסיום הדיון בתובענה, על אחד מאלה:
(1) על השמדת נכסים אשר הופקו תוך ביצוע ההפרה או אשר שימשו לביצועה (בסעיף זה: "הנכסים");
(2) אם ביקש זאת התובע - על העברת הבעלות בנכסים לידיו, בתמורה לתשלום שוויים, כערכם אלמלא ביצוע ההפרה;
(3) על עשיית כל פעולה אחרת בנכסים,
ואולם בית-המשפט לא יאפשר החזקת הנכסים בידי הנתבע, גם אם הנתבע הסיר את הסימנים המפרים, אלא במקרים חריגים.
(ב) צד המגיש בקשה להשמדת נכסים יודיע על-כך למשטרת ישראל בדרך שיקבע השר, ובית-המשפט לא ידון בבקשה בלי שנתן הזדמנות למשטרה לטעון את טענותיה."

2. הפרה - סעיף 57 לפקודת סימני מסחר
2.1 כללי
ההסדרים החקיקתיים המרכזיים בתחום סימני המסחר מצויים בגדרה של פקודת סימני המסחר. מקורה של הפקודה בנוסחה החדש משנת 1972 הוא פקודת סימני המסחר, 1938, אשר תוקנה באופן מקיף בשנת 1965 במסגרת החוק לתיקון פקודת סימני המסחר, התשכ"ה-1965, זכותו של בעל סימן המסחר לשימוש ייחודי הוכרה כבר בפקודה בשנת 1938 אלא שהיא לא לוותה בהוראות המפרטות את תוצאות הפרתה.

רובן המכריע של ההוראות בעניין זה הוספו לראשונה במסגרת תיקון 1965, הגם שמאז שונה נוסחן הן במסגרת גיבוש הנוסח החדש של הפקודה והן במסגרת החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני {התאמה להוראות הסכם הטריפס, התש"ס-1999}.

בתיקון 1999 הנ"ל הוקנתה הגנה מסויימת ל- "סימן מסחר מוכר היטב", אף אם אינו רשום. כיום כלולות ההוראות ביחס לסוגיית הפרתו של סימן מסחר בפרק ט' לפקודה.

זכותו של בעל סימן מסחר רשום להגיש תובענה על הפרה מוסדרת בסעיף 57 לפקודה. פירוט הסעדים אותם ניתן לתבוע במסגרת תובענה על הפרת סימן מסחר מצוי בסעיפים 59 ו- 59א לפקודה. רשימת הסעדים כוללת, בין היתר, צו מניעה, תשלום דמי נזק וכן השמדתם של נכסים אשר הופקו תוך ביצוע ההפרה או שימשו לביצועה.

בנוסף, ראוי להזכיר כי סעיף 60 לפקודה, קובע סנקציות פליליות על פעולות שונות הקשורות לשימוש בסימן מסחר רשום {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)}.

2.2 הרשאי לתבוע - סעיף 57א לפקודת סימני מסחר
לפי סעיף 57(א) לפקודה הרשאי לתבוע את המפר סימן מסחר הוא בעל הסימן.

לעומת-זאת, אין לבעל רשות רשומה זכות תביעה. ניתן לראות כי אין בפקודה דבר המצביע על-כך שבעל רשות רשומה רוכש זכויות קנייניות בסימן מסחר, נהפוך הוא, אפילו זכות תביעה על פגיעה בזכות השימוש שלו, אין הפקודה מעניקה לו.

בשאלה אם זכויות המורשה הן קנייניות, אין למורשה מעמד כתובע במשפט נגד מפירי הסימן. מעניין, שלפי החוק הקנדי, סעיף 49(4) מורשה, שללא הצלחה דרש מבעל סימן מסחר להגיש תביעה נגד מפר הסימן, יהיה רשאי בעצמו להגיש תביעה זו {H.G. FOX, THE CANADIAN LAW OF TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, 2ND ED (1956)}.

בכך משמיענו אם דוחה בעל הסימן את בקשת המורשה לתבוע לדין את מפר סימן המסחר, ובכך פוגע בזכות השימוש הנתונה לו {למורשה}, עומד המורשה בישראל אין אונים.

ההסבר למדיניות זו, אם כי ניתן לחלוק על ההצדקה שביסודו טמון בתפיסה, שזכות השימוש הניתנת לבעל הרשות נחשבת גם היא כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן.

לפיכך נמסר לזה האחרון שיקול-הדעת הבלעדי, אם לתבוע את המפר אם לאו, והוא בלבד בעל זכות התביעה.

הוראת החוק בסעיף 57(א) לפקודה אינה ניתנת להתנאה, שכן רצון המחוקק הוא ואין לעקוף את דברו. יחד-עם-זאת ייתכן - שאלה שאינה דורשת הכרעה בענייננו - שבעל הסימן יכול לייפות את כוחו של אחר, לרבות המורשה הרשום של אותו סימן, לתבוע בשמו ובמקומו, היינו כנציגו.

במקרה כזה, על הנציג לפרש בכתב התביעה, שהוא פועל כשלוחו של בעל הסימן. כך או אחרת, קיימת היריבות רק בין בעל הסימן בלבד לבין מי שהפר את סימנו.לעומת-זאת, עילתו של המורשה היא {אם בכלל} נגד בעל הסימן.

אם בעל הסימן הוא שאיפשר או עודד את פעילותו של הנתבע, יכול המורשה לבוא אל בעל הסימן בתביעה לפיצויים בטענה, שבכך הפר את התחייבותו החוזית להעניק רק לו (למורשה) את השימוש הבלעדי בסימן זה בישראל.

אם הוסכם, שבעל הסימן יתבע לדין כל מי שיפר את סימנו, אך בבוא העת סירב לעשות כן, יוכל המורשה הרשום לטעון נגדו, שהפר את התחייבותו, ועליו לפצותו על נזקיו {ע"א 650/80 אמפיסל (ישראל) בעמ נ' יעקב נעימי, פ"ד לז(3), 780 (1983)}.

2.3 תובענה על הפרה - סעיף 57 לפקודת סימני מסחר
לפי סעיף 57 לפקודה רק בעל הסימן רשאי להגיש תביעה בגין הפרתו. בנוסף, הסמכה לייצוג משפטי דורשת לפי סעיף 5(א) לחוק השליחות, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק השליחות")} הרשאה מפורשת, שלא הוכח כי ניתנה.

"הפרה" מוגדרת בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 כדלקמן:

"1. הגדרות
"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך:
(1) בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;
(2) בסימן מסחר רשום, לשם פרסום טובין מסוג הטובין שלגביהם נרשם הסימן או לשם פרסום טובין מאותו הגדר;
(3) בסימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו עד כדי להטעות לעניין טובין שלגביהם מוכר הסימן או לעניין טובין מאותו הגדר;
(4) בסימן מסחר מוכר היטב, שהוא סימן מסחר רשום, או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שאינם מאותו הגדר, ובלבד שיש בשימוש זה כדי להצביע על קשר בין הטובין האמורים לבין בעל הסימן הרשום ובעל הסימן הרשום, עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור."

כן מוגדרים גם "סימן מסחר" ו"סימן מסחר מוכר היטב":

" "סימן מסחר" - סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;
"סימן מסחר מוכר היטב" - סימן המוכר היטב בישראל כסימן שבבעלות אדם שהוא אזרח מדינה חברה, תושב קבוע בה או שיש לו בה מפעל עסקי תעשייתי פעיל, ואפילו הסימן אינו סימן מסחר רשום בישראל או אין משתמשים בו בישראל; לעניין קביעתו של סימן מסחר כסימן מוכר היטב בישראל יילקחו בחשבון, בין השאר, המידה שבה הסימן מוכר בחוגי הציבור הנוגע לעניין, והמידה שבה הוא מוכר כתוצאה ממאמצי השיווק."

כדי לקבוע האם מתקיימת הפרה של סימן מסחר רשום יש לבחון האם קיים דמיון מטעה בין סימן המסחר הרשום לבין הסימן שנטען כי הוא מפר, דמיון המבסס את החשש שציבור הצרכנים יבלבל בין סחורת התובע לסחורת הנתבע {רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2), 438 (2003)}.

תכליתו של ההסדר בעניין הפרת סימני מסחר הינה כפולה: הגנה על הציבור מפני הטעיה, מחד, והגנה על היחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש, מאידך.

לעיתים מגלם סימן המסחר מסר רעיוני כלשהו, מעין "אומנות קונספטואלית". במצבים כאלה יש להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים באמצעות שני הסימנים. במקרים בהם המסר הרעיוני העומד בבסיס סימנו של המוצר המפר לכאורה, זהה או דומה מהותית, לזה העולה מסימנו של הסימן האחר, עשוי בית-המשפט לראות בכך הפרה אף אם הסימנים שונים זה מזה בחזות ובצליל {בג"צ 197/51 קוקה קולה נ' ויטה י. פלוטקין ובניו, פ"ד ח(1), 772 (1954)}.

הפרה של סימן מסחר איננה תלויה בנזק שנגרם לבעל הסימן, כך גם אין צורך להוכיח קיומה של כוונה להפר או כל יסוד נפשי אחר.

לפי פסיקת בית-המשפט, די בשימוש מזערי בסימן המפר כדי להוכיח הפרה {בג"צ 144/85 {קליל נ' רשם הפטנטים המדגמים ואח', פ"ד מב(1), 309 (1988)}.

הזכות להגשת התובענה נתונה לבעל הסימן המסחרי הרשום, בעל סימן מסחרי רשאי ליפות כוחו של אחר, לתבוע בשמו על הפרת הסימן המסחרי.

הוראת החוק בסעיף 57(א) לפקודה אינה ניתנת להתנאה, שכן רצון המחוקק הוא ואין לעקוף את דברו. יחד-עם-זאת ייתכן שבעל הסימן יכול לייפות את כוחו של אחר, לרבות המורשה הרשום של אותו סימן, לתבוע בשמו ובמקומו, היינו כנציגו. במקרה כזה, על הנציג לפרש בכתב התביעה, שהוא פועל כשלוחו של בעל הסימן. כך או אחרת, קיימת היריבות רק בין בעל הסימן בלבד לבין מי שהפר את סימנו {בג"צ 74/85 אמפיסל בע"מ נ' אמפיסל (ישראל) בע"מ, פ"ד לט(4), 421 (1985)}.

3. סעיף 59 לפקודת סימני מסחר
סעיף 59 לפקודה מאפשר להעניק לנפגע פיצויים, אם יוכיח התובע שנגרם לו נזק בעקבות הפרת סימן המסחר.
לצורך הוכחת הפרה של סימן מסחר אין כלל צורך להוכיח קיומה של כוונה להפר, כאשר ישנה הפרה, אף שהמפר אינו יודע על קיומו של הסימן של זולתו אותו הוא מחקה או מפר בלא יודעין, ודי בה כדי לזכות את התובע שנפגע על ידה לסעדים הרגילים הניתנים במקרה כזה {ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט נ' חברת פרומין, פ"ד כג(2), 43 (1969)}.

הגדרת "הפרה" מצויה בסעיף 1 לפקודה, והיא אינה כוללת יסוד נפשי, זאת להבדיל, למשל, מהפרה עקיפה של זכות יוצרים הדורשת יסוד של ידיעה {ע"א 4630/06 דפנה שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (08.07.12)}.

הזכות בסימן מסחר הינה מונופוליסטית מטבעה, בעל סימן המסחר זכאי לקבלת צו מניעה קבוע שישים קץ לכל הפרה בעתיד, וכן צו לחילוט או השמדה של הסחורה המזוייפת לפי סעיף 59א(א) לפקודה, בלא כל קשר לשאלת תום-הלב של המפר.

כך גם אין לפטור מפר תמים מתשלום פיצויים על הנזק שגרם לתובע, כפי שגם אין לפטור מזיק תמים, אך רשלן, מחובת פיצוי בשל תום-ליבו.

הנתבע יכול לנסות להעלות טענת הגנה לפיה ההפרה בוצעה על ידו בהיותו תם-לבב. במקרים יוצאי הדופן והחריגים בהם תוכח טענת הגנה זו, עשויה לעמוד לזכות המפר טענת הגנה טובה כנגד התביעה.

אלא שזו אינה ההלכה הנוהגת בישראל, ההגדרה הקיימת למונח "הפרה" בפקודת סימני המסחר איננה דורשת, לפי לשונה הדווקנית, הוכחת הלך דעת מסויים מטעם מפר הסימן הרשום {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

הדין הישראלי איננו מכיר בהגנת תום-לב כנגד הפרת סימן מסחר, אם כי יתכנו מקרים חריגים בהם השימוש בסימן מסחר כדי לחסום מתחרה עלול להיחשב כשימוש בזכות קניינית שלא בתום-לב {ה"פ 506/06 מתאים לי רשת אופנה למידות גדולות בע"מ נ' קרייזי ליין בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (31.07.06)}.

לגבי עילות שבתחום דיני הקניין הרוחני נטל ההוכחה הוא קל בהשוואה לתחום דיני הנזיקין, משום שההנחה היא כי מעשי ההפרה גרמו נזקים לבעלי הזכויות {ע"א 3400/03 רוחמה רובינשטיין נ' עין טל 1983 בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (23.03.05)}.

בעניין הפיצוי על הפרת סימן מסחר רשום, אף לגבי נזק ממשי, שלרוב לא ניתן למדוד אותו במדוייק, ניתנת יד חופשית למדי לבית-המשפט להעריכו או לקבעו על דרך האומדן, בהתחשב עם כל נסיבות המקרה כפי שהוכחו בבית-המשפט.

בפסיקת בית-משפט נקבע כי בבחירת סכום הפיצויים ללא הוכחת נזק שומה על בית-המשפט לשים לנגד עיניו את שתי מגמות היסוד שבדיני זכויות יוצרים: האחת, פיצויו של בעל הזכות, השניה, הרתעתם של המפר ושל מפרים פוטנציאליים אחרים {ע"א 9678/05 חב' בתימו בע"מ נ' ARRABON -HK- limited, פורסם באתר האינטרנט נבו (03.08.08)}.

מחד, מחייבת המגמה הראשונה שלא להיתלש לחלוטין מאומדן נזקו המשוער הממשי של התובע ולא להביא להתעשרותו שלא כדין.

מאידך, מצדיקה המגמה השניה להתחשב, לצורך קביעת סכום הפיצוי, במצבו הנפשי של המפר, היינו, להחמיר פחות עם מפר תמים ולהחמיר יותר עם מפר במתכוון.

שיקולים שונים עשויים להילקח בחשבון בקביעת הפיצוי לאורן של מגמות היסוד הנ"ל: עוצמתן, מספרן ומשכן של ההפרות, סוג היצירה, אשמו של המפר, אופיו וגודלו של העסק המפר וכיוצא בזה.

שיקולים דומים ינחו את בית-המשפט בעת קביעת פיצוי ללא הוכחת נזק בגין עוולה של גניבת עין {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

בסעיפים 59 ו-59א לפקודה מעוגנים הסעדים הראויים להיפסק לטובת התובע בגין ההפרה, אך הם אינם כוללים הסדר של פיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק.

ומכאן הצורך לפנות למקורות חקיקתיים-נורמטיביים אחרים כגון סעיף 13 לחוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999 הקובע בפרק ג', נזיקין וסעדים כדלקמן:

"13(א) בית-המשפט רשאי, על-פי בקשת התובע, לפסוק לו, לכל עוולה, פיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים.
(ב) לעניין סעיף זה יראו עוולות המתבצעות במסכת אחת של מעשים, כעוולה אחת.
(ג) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות בצו את הסכום שבסעיף-קטן (א)."

מקור חקיקתי זה מגבש הסדר נורמטיבי במסגרתו נפסקים פיצויים סטטוטוריים.

לעומת-זאת, חוק עוולות מסחריות הינו נזיקי ורחב היקף במהותו, ומתייחס לעוולות "כלליות" יותר כמו גניבת עין, תיאור כוזב והתערבות לא הוגנת.

בסעיף 13(ב) לחוק עוולות מסחריות זה נאמר כי עוולות שהתבצעו במסכת אחת של מעשים, ייחשבו כעוולה אחת לצורך פסיקת הפיצויים.

סעיף 59א(א) לפקודה קובע, כי בסיום הדיון בתובענה רשאי בית-המשפט להורות על השמדת נכסים שהופקו תוך הפרת סימן מסחר או על עשיית פעולה אחרת בהם. בית-המשפט לא יאפשר החזקת הנכסים המפרים בידי הנתבע, גם אם הנתבע הסיר את הסימנים המפרים, אלא במקרים חריגים {סעיפים 59א(א)(1) ו- (3) לפקודה הנ"ל}.

כמו-כן, רשאי בית-המשפט לבקשת התובע להורות על העברת הבעלות בנכסים המפרים לידי התובע, תמורת תשלום שוויים כערכם אלמלא ביצוע ההפרה {סעיף 59א(א)(2) לפקודה}.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

הפרה - סעיפים 59-57א לפקודת סימני מסחר