שינויים וביטולים - סעיפים 45-36 לפקודת סימני מסחר

1. הדין
סעיפים 45-36 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972 קובעים כדלקמן:

"36. שינוי ברישום לפי בקשת הבעל (תיקון התש"ע)
(א) הרשם רשאי, לפי בקשת הבעל הרשום של סימן מסחר, שהוגשה בדרך שנקבעה:
(1) לתקן טעות בשמו או במענו;
(2) לרשום שינוי בשמו או במענו;
(3) למחוק טובין או סוגי טובין מאלה שלגביהם נרשם סימן המסחר;
(4) לרשום לגבי סימן המסחר ויתור או תזכורת שאינה מרחיבה בשום פנים את הזכויות הנובעות מרישומו הקיים;
(5) לבטל רישומו של סימן המסחר בפנקס.
(ב) החלטת הרשם לפי סעיף-קטן (א) תהיה נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור.

36א. איחוד כמה רישומים של אותו סימן מסחר (תיקונים: התשס"ג (מס' 2), התשס"ז)
(א) הבעל הרשום של כמה רישומים של אותו סיכון מסחר רשאי לבקש מהרשם לאחד את הרישומים כאמור לרישום אחד, בדרך שנקבעה (בסעיף זה: "בקשה לאיחוד רישומים").
(ב) הוגשה בקשה לאיחוד רישומים, רשאי הרשם לאחד את הרישומים הנפרדים לרישום אחד, אם שוכנע שהבקשות לכל אחד מהרישומים כאמור הוגשו באותו מועד.
(ג) החליט הרשם על איחוד רישומים לפי סעיף זה, ירשום את דבר האיחוד בפנקס ויציין בו כל פרט כאמור בסעיף 4 שנרשם לגבי כל אחד מהרישומים שאוחדו.

37. שינוי בסימן לפי בקשת הבעל (תיקון התשס"ז)
(בוטל)

38. תיקון הפנקס לפי בקשת מי שאינו הבעל (תיקון התש"ע)
(א) בכפוף להוראות פקודה זו, מי שנפגע על-ידי שתרשומת פלונית לא נרשמה בפנקס או נשמטה ממנו, או נרשמה בו בלי סיבה מספקת; או נשארה בו שלא כדין, או חלו בה טעות או פגם, רשאי להגיש לרשם בקשת תיקון, בדרך שנקבעה.
(ב) החלטת הרשם בבקשה לפי סעיף-קטן (א) תהיה נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי.
(ב1) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף-קטן (ב) בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ב2) בערעור לפי סעיף-קטן (ב) ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם.
(ג) (בוטל)
(ד) (בוטל).

39. מחיקת סימן (תיקונים: התש"ס, התשס"ג (מס' 2))
(א) בקשה לפי סעיף 38 למחיקת סימן מסחר מהפנקס לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם, מחמת שהסימן אינו כשר לרישום לפי סעיפים 7 עד 11 לפקודה, או מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי-הוגנת לגבי זכויותיו של המבקש בישראל, תוגש תוך חמש שנים מיום מתן תעודת הרישום לפי סעיף 28.
(א1) על-אף האמור בסעיף-קטן (א), בקשה למחיקת סימן מסחר בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום-לב, יכול שתוגש בכל עת.
(ב) על-אף האמור בסעיף-קטן (א):
(1) סימן מסחר של תושב-חוץ הרשום בארץ-מוצאו לא יימחק אלא אם נתקיים בו תנאי הפוסל אותו לרישום על-פי הוראות סעיף 16;
(2) סימן מסחר של תושב-חוץ אשר אינו כשר לרישום על-פי הוראות סעיפים 8 עד 11 ונרשם על-פי הוראות סעיף 16, יהא ניתן למחיקה, בשל כל נימוק הפוסל אותו לרישום על-פי הוראות סעיפים 8 עד 11, בכל עת לאחר שחדל להיות רשום בארץ-מוצאו; אין בהוראה זו כדי למנוע מבעל הסימן להוכיח כי בעת הגשת הבקשה למחיקה היה הסימן ראוי לרישום אילו הגיש תושב ישראל את הבקשה לרישומו.

40. הנוהל בתיקון הפנקס
ציווה בית-המשפט לתקן את הפנקס, יורה שבעל הדין שזכה ימציא לרשם הודעה על התיקון, ועם קבלת ההודעה יתקן הרשם את הפנקס בהתאם לצו.

41. ביטול רישום בגלל אי-שימוש (תיקונים: התש"ס, התשס"ג (מס' 2), התש"ע)
(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיתם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן: "הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום") על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום-לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף-קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי-השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
(ג) לעניין סעיף זה יראו כל אחד מהמעשים המנויים להלן כאילו אין שימוש בתום-לב בסימן מסחר:
(1) שימוש בסימן המסחר בישראל בפרסומת בלבד, בין בעיתונות מקומית ובין בעיתונות-חוץ המגיעה לישראל, זולת אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות, לדעת בית-המשפט או הרשם, שלא להשתמש בסימן על גבי טובין המיוצרים בישראל או הנמכרים כאן;
(2) ביטול רשות השימוש בסימן שניתנה לפי סעיף 50, לייצרן בישראל, זולת אם הרשות בוטלה עקב הפרת תנאים, או משום שנותן הרשות מתכוון לייצר בעצמו את המוצר שלסימונו נועד הסימן או לתת את הרשות לייצרן אחר בישראל.
(ד) הבקשה לביטול תוגש לרשם, בדרך שנקבעה.
(ה) החלטת הרשם בבקשה לביטול תהיה נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי.
(ה1) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף-קטן (ה) בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ה2) בערעור לפי סעיף-קטן (ה) ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם.
(ו) בסעיף זה, "שימוש", בסימן מסחר, לרבות:
(1) שימוש בסימן מסחר רשום על-ידי בעליו או על-ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בצורה השונה מהרשום בפנקס בפרטים שאינם משנים את אופיו המבחין של הסימן כפי שהוא נרשם;
(2) שימוש על-ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בתנאי ששימוש זה נעשה בכפוף לפיקוח בעל הסימן.

42. זכות הרשם להודעה על הליכי תיקון (תיקון התשס"ז)
(א) בכל הליך משפטי שבו הסעד הנדרש כולל שינוי או תיקון בפנקס, רשאי הרשם להתייצב ולהשמיע דברו, וחובה עליו להתייצב אם הורה על-כך בית-המשפט.
(ב) במקום שיתייצב וישמיע דברו רשאי הרשם, אם לא הורה בית-המשפט הוראה אחרת, להגיש לבית-המשפט הודעה חתומה בידו, ובה פרטים בדבר ההליכים לפניו בנושא הנדון, או בדבר נימוקי החלטתו בנושא, או בדבר הנוהג והנוהל המקובלים במשרד בעניינים דומים, או בכל דבר הנוגע לעניין ובגדר ידיעתו כרשם, כפי שיראה מתאים; הודעה כאמור יראו כראיה באותו הליך.

43. תקנות בדבר התאמת רישומים לסיווג חדש (תיקון התשס"ג (מס' 3))
רשאי הרשם, באישור השר, להתקין תקנות, לקבוע טפסים ולעשות כל דבר שיראה מועיל, כדי לייפות כוחו לתקן את הפנקס, דרך רישום, מחיקת רישום או שינויו, ככל שיידרש למען התאם תיאוריהם של טובין או של סוגי טובין שנרשמו לגביהם סימני מסחר לכל סיווג חדש או מתוקן שנקבע.

44. התאמת רישומים
(א) בהפעלת סמכות שניתנה לו לפי סעיף 43 לא יתקן הרשם את הפנקס תיקון שיש בו כדי להוסיף טובין או סוגי טובין על אלה שלגביהם נמצא רשום סימן מסחר, בין בסוג אחד ובין בכמה סוגים, בתכוף לפני התיקון, או שיש בו כדי להקדים את תאריך רישומו של סימן מסחר לגבי טובין מסויימים.
(ב) הוראות סעיף-קטן (א) לא יחולו אם שוכנע הרשם כי מדובר בטובין שלגביהם מילוי ההוראות האמורות יגרום סיבוך בלתי-סביר, וכי ההוספה או הקדמת התאריך אינה נוגעת לכמות ממשית של טובין ואינה פוגעת באופן ממשי בזכויותיו של אדם.

45. סדר התאמת רישומים (תיקון התש"ע)
(א) הרשם ישלח לבעל הרשום של סימן המסחר הנוגע בדבר הודעה על הצעתו לתקן את הפנקס מכוח סמכותו לפי סעיף 44 והבעל הרשום יהא רשאי לערער עליה לפני בית-משפט מחוזי, והרשם יהיה המשיב בערעור; הודעה על הצעת התיקון, עם השינויים שבו, תפורסם.
(ב) הרואה עצמו נפגע בתיקון המוצע רשאי להגיש התנגדותו לרשם, על יסוד הטענה שהוא מנוגד להוראות סעיף 44, והחלטת הרשם בהתנגדות כאמור נתונה לערעור לפני בית-משפט מחוזי.
(ג) המערער ימסור לרשם הודעה על הגשת ערעור לפי סעיף-קטן (ב) בתוך שלושים ימים מיום הגשתו.
(ד) בערעור לפי סעיף-קטן (ב) ישמע בית-המשפט, אם נדרש לכך, את הרשם."

2. סעיף 36 לפקודת סימני מסחר
לבעל סימן מסחר זכות לבטל רישומו בהתאם לאמור בסעיף 36(א)(5) לפקודה. ואולם, משבקשה מסוג זה מוגשת עת מתקיים הליך מחיקה כנגד הסימן, מדובר למעשה בבקשה להפסקת ההליך, הטעונה אישור הרשם.

פרשנות לפיה ניטלה סמכות הרשם לתקן את פנקס סימני המסחר, כאשר מתגלים פגמים בתום-ליבו של בעל הסימן בעת רישום הסימן, או בעת השימוש בו, איננה פרשנות סבירה.

תפקידו של הרשם הינו לא רק הכרעה בסכסוך בין הצדדים אלא גם ואולי בעיקר להגן על האינטרס הציבורי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בטוהר הפנקס.

טענה, לפיה יש בכך פגיעה בזכויות מוקנות של בעלת הסימנים לאו טענה היא, משום שאם נרכשו הזכויות שלא כדין, הרי שאינן זכויות שראוי להגן עליהן.

כאשר בעלת הסימן חופשית לוותר על קניינה, הפסקת ההליך תיבחן אל מול אינטרס הצד השני, שמא זכה ביתרון דיוני משמעותי אשר יישלל ממנו במידה ויימחק ההליך הנוכחי, באופן אשר יאפשר לצדדים להיפגש שנית בהליך דומה שתחומיו לא יוגבלו במעשה בית-דין.

בקשת המחיקה לא נידונה לגופה ומכיוון שכך אין מקום לקבלה, אלא אם היתה על-כך הסכמה של הצדדים {תיק מס' 159348 שופר-סל בע"מ נ' זול למהדרין בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (23.10.07)}.

בדברי ההסבר להצעת {החוק לתיקון דיני הקניין הרוחני, התאמה להוראות הסכם הטריפס, התש"ס-1999} קבע בית-המשפט ב- בש"א (ת"א) 16540/06Koninklijke Philips Electronics N.V} נ' שריג אלקטריק בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (28.11.06)} כי בגדר הצעת החוק הוצע להוסיף את סעיף 36 (א)(1) לפקודה הנ"ל.

זאת ועוד, נקבע כי תיקון החוק נועד להתאים את חוקי הקניין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקניין רוחני {TRIPS}.

סביר להניח שבעת תיקון ההוראה שבסעיף 36(א)(1) לפקודה נמצאו סימני מסחר שלגביהם חלפה התקופה הקבועה בסעיף זה, למרות זאת לא נקבעה הוראה המגבילה את תחולת הוראה סעיף 36 הנ"ל על סימני מסחר אלה. העדרה של הגבלה כזו מלמד שלנוכח תכלית תיקון החוק כאמור לעיל ביקש המחוקק שלא להבחין בין סימני המסחר שהיו רשומים בעת התיקון האמור.

3. סעיף 38 לפקודת סימני מסחר
בתיק מס' 64340 {אורי חמו נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (22.07.13)} בית-המשפט קבע כי על-אף תחימתה לכאורה של סמכות הרשם להחזיר את תוקפו של סימן מסחר בתנאי סעיף 33 לפקודה,נקבע בפסיקה, כי במקרים המתאימים, יוכל רשם סימני המסחר לבטל החלטה בדבר מחיקת סימן מן הפנקס וזאת באמצעות סעיף 38 לפקודה הדן בתיקון הפנקס לפי מי שאינו בעל סימן המסחר {תיק מס' 99281Ares Trading S.A נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, פורסם באתר האינטרנט נבו (12.03.12)}.

ב- ע"א 941/05 {אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזכרון יעקב נ' חברת הכרם בע"מ, תק-על 2006(4), 338 (2008)} בית-המשפט קבע כי את המונח "מי שנפגע" לפי סעיף 38 לפקודה, יש לפרש כך כי הכוונה לכל מתחרה מסחרי שנפגע, ובחוק זה אין הבחנה בין "צד" להליך שנפגע לבין כל אדם אחר שנפגע.

על האנומליה שיוצר סעיף 38 לפקודה הנ"ל, עמד א' ח' זליגסון {יסודות דיני זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים ומדגמים מסחר ודינים קרובים להם (תשכ"ג)} בו סבר כי בקשות לביטול סימן אפשר להגיש לרשם סימני המסחר, או לפי בחירת המבקש ישר לבית-המשפט העליון היושב כבג"צ.

כמו-כן יהיה הרשם רשאי להעביר את הבקשה להכרעה לבית-המשפט העליון, אם לא ירצה להחליט בעצמו בבקשה שהובאה בפניו. החליט הרשם בעצמו, ניתן לערער על החלטתו לבית-המשפט העליון.

ריבוי הסמכויות השיפוטיות בחוק הוא יחיד במינו, ונראה שמבחינת המשפט "הרצוי" הוא מיותר.

כאשר האנומליה המוסדית נוצרת במצוותו הברורה של המחוקק חייב בית-המשפט לכבדה. לא כן כאשר הוראת המחוקק אינה מפורשת, או אז אל לו לבית-המשפט ליצור אנומליה כזאת בדרך פרשנית.

4. סעיף 39 לפקודת סימני מסחר
סעיף 39 לפקודה הנ"ל מאפשר להגיש בקשה למחיקת סימן על-סמך אותם המבחנים שננקטים בעת בחינת הסימן לרישומו, המצויים בהוראות סעיפים 7 עד 11 לפקודה, קובע סימנים הכשרים לרישום וכן מתיר הוא הגשת בקשה לביטול במצב שבו הסימן שנרשם יוצר תחרות בלתי-הוגנת לגבי זכויות המבקש.

התנאי להגשת בקשות אלו הוא, שהבקשות יוגשו בתוך חמש שנים מיום רישום הסימן.

עם-זאת, איפשר המחוקק להגיש בקשה למחיקת סימן על-סמך הטענה כי הבקשה לרישום הסימן נעשתה שלא בתום-לב, בכל עת שהיא, על-מנת להדגיש את חשיבות עניין זה {תיק מס' 138834 בוריס גייל נ' מיגדור בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (16.05.05)}.
סעיף 39 לפקודה קובע את סמכות בית-המשפט המחוזי לדון בערעור על החלטת הרשם בבקשות תיקון ומחיקה.

במקביל נתונה לבית-המשפט המחוזי הסמכות לדון בתביעות הפרה ובתביעות בעילה של גניבת עין, בהן עשויה להתעורר שאלת תוקפו של סימן מסחר רשום.

למרות האמור, פקודת סימני המסחר, אינה מסדירה את "מירוץ הסמכויות" בין בית-המשפט המחוזי לרשם סימני המסחר והפוסקים בקניין רוחני וזאת בשונה מחוק הפטנטים, אשר קובע הוראות ברורות לעניין זה בסעיף 74 לחוק הפטנטים. עיקרן של ההוראות הינו כי הערכאה שהחלה לדון בעניין ראשונה היא גם זו שצריכה להמשיך ולדון בטענות שעניינן ביטול פטנט, אלא אם יחליט בית-המשפט המחוזי אחרת.

אין מחלוקת כי בבקשה למחיקת סימן מסחר בהתאם לסעיף 39 לפקודה, מוטל נטל השכנוע על מבקש המחיקה ואולם נטל הבאת הראיות עשוי לעבור מצד אחד למשנהו {תיק מס' 180843 BALTIKA BREWERIES נ' אס. אנד ג'י אינטרטרייד בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (18.06.12)}.

בנוסף, אין מחלוקת כי לא בנקל תבטל ערכאה זו זכויות רשומות המהוות קניין של בעליהן וכי זהירות מיוחדת תינקט כשנטענת הטענה כי יש למחוק את הסימן בשל כך שהוגש לרישום בחוסר תום-לב בהתאם לסעיף 39(א1) לפקודה.

ניתן לראות, כי "צד נפגע" עומד לו הזכות ליזום הליך למחיקת הסימן הרשום מכוח סעיף 39 לפקודה, במסגרת הליך זה, רובץ הנטל על כתפי מבקש המחיקה להראות כי הסימן מלכתחילה לא היה ראוי לרישום או שהפך כזה ברבות הימים {תיק מס' 188570 ג'וני בגים מיקס בע"מ נ' מיקס שירותי מוסיקה 2005 בע"מ נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, תק-פט 2011(3), 1 (2011)}.

הנטל להראות שסימן הינו כשיר לרישום, הוא על מבקש הרישום, אך הנטל להראות שסימן שנרשם איננו כשר לרישום, הוא על מבקש מחיקתו.

5. סעיף 40 לפקודת סימני מסחר
סעיף 40 לפקודה נותן לבית-המשפט את הסמכות להכריע בשאלת תוקף סימן מסחר, ביטולו או מחיקתו, בגדר סמכות מקבילה לסמכות הרשם.

כללי ההליך הנוהגים בבקשות לתיקון הפנקס יחולו בשינויים המחוייבים אף במקרה של בקשה לביטול הרשאת שימוש רשומה.

בנוסף, הרשאת שימוש הרשומה בפנקס סימני המסחר יש מעמד כלפי כולי עלמא ואין היא בבחינת זכות חוזית גרידא אשר ניתנת לביטול במחי יד {תיק מס' 93779 SBARRO INC נ' מר יוחאי פלג, פורסם באתר האינטרנט נבו (18.07.13)}.

6. סעיף 41 לפקודת סימני מסחר
6.1 כללי
בית-המשפט קבע לאור השמטת הוראת המעבר מהנוסח הסופי של החוק כי קיימת כוונה להחיל את התיקון לפקודת סימני המסחר גם על הליכים שהחלו לפני כניסתו של החוק לתוקף ב- 01.01.00.

התיקון לחוק הוסיף לפקודה את סעיף 41 המאריך את התקופה שנחשבת לתקופת "אי-שימוש" ובגינה ניתן להגיש בקשת ביטול, משנתיים לשלוש.

מנוסח סעיף 70(2) {הסכם הטריפס, התש"ס-1999} ניתן להסיק שהתיקון לחוק ביקש להתאים את הדין הישראלי אליו, נמצא כי הוראות האמנה יחולו גם על זכויות רשומות קיימות שניתנו על-פי החקיקה שקדמה לאמנה {בש"א (ת"א) 13429/02 Budejovicky Budvar, Nardoni Podnik נ' EUSER BUSCH INCORPORATED, פורסם באתר האינטרנט נבו (13.07.04)} חוק איננו רטרואקטיבי אם הוא נועד לשנות, והלכה למעשה משנה, את המעמד המשפטי של מצב קיים או זכויות קיימות.

משנרשם סימן מסחר, הליכי ביטולו או מחיקתו של הסימן הרשום יכולים להתנהל אך ורק בפני הרשם או בפני בית-המשפט, תכלית הוראות סעיף 41 לפקודה היא לנקות את פנקס סימני המסחר מרישומי שווא, שבעליהם אינם עושים בהם שימוש מסחרי שוטף.

תכלית זאת ראויה על-אחת-כמה-וכמה, מקום שעסקינן בסימן מסחר רשום אשר במשך שנים רבות לא נעשה בו שימוש מסחרי ביחס לטובין בגינם הוא רשום, ואשר בעליו מציגו למכירה לכל המרבה במחיר, או אוחז בו ככלי לתקיפה במסגרת הליכים משפטיים.

שימוש מזערי, אך אמיתי וממשי, עשוי להיחשב כ"שימוש" לצורך הוראות סעיף 41(א) הנ"ל, אולם, קיום משא ומתן למכירת הסימן הרשום או אכיפתו באמצעות הליכים משפטיים אינן ראויות להיחשב כ"שימוש" בסימן, זאת לאור הדרישה, כי השימוש בסימן יהא ביחס לטובין לגביהם נרשם הסימן {ת"א (ת"א) 2067-08 שמעון דהאן נ' ג'י. אר. או. בי יזמות בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (26.12.11)}.

בעל סימן מסחר שלא השתמש בסימנו הרשום לאורך התקופה הקבועה בסעיף 41 לפקודה {שלוש שנים} איננו זכאי עוד ליהנות מההגנה הקניינית אשר מעניק לו הסימן הרשום, אלא אם הוכיח נסיבות מיוחדות המצדיקות לנהוג אחרת.

נסיבות מיוחדות במסחר הן אלו אשר אינן בשליטת בעל הסימן ואשר מוכחות על ידו בראיות מוצקות וטובות, נסיבות אשר לא הוכח כי היו מנת חלקו של בעל הסימן {עמיר פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה}.

העדר שימוש בסימן או הגשתו לרישום ללא כוונה בתום-לב להשתמש בו, ניתן להסיק שמדובר בסימן הגנתי ולא בסימן מלאי ואז ניתן למחקו לפי סעיף 41 לפקודה, בתנאים האמורים שם.

הסדר זה הוא הסדר מספק, והוא אינו מונע רישום של סימן כל עוד יש כוונה להשתמש בו.

אמנם, כאשר הכוונה להשתמש נטענת לאחר רישום רב שנים ללא שימוש בסימן, אין די בה כדי למנוע את מחיקת הסימן {בג"צ 67/71 "פרמו" בע"מ נ' רשם סימני המסחר, פ"ד כה(1), 802 (1971)}.

6.2 השוואה בין מטרת סעיפים 35 ו- 41 לפקודת סימני מסחר
הפקודה מגדירה מהו סימן מסחר רשום בסעיף 1, משנמחק הסימן לפי הוראות הפקודה, אינו עוד סימן מסחר הרשום בפנקס ולפיכך לא ניתן לבטלו בהתאם לסעיף 41 לפקודה.

הסעיף החולש על הסיטואציה בה הסימן אינו רשום עוד ולפיכך לא ניתן לבטלו ואולם רואים אותו כסימן רשום לצורך בחינת כשירות הרישום של סימן אחר הינו סעיף 35 לפקודה הקובע כדלקמן:

"35. הוראות סעיף 34 לא יחולו אם שוכנע הרשם שנתקיים אחד מאלה:
(1) במשך שנתיים שקדמו למחיקת סימן המסחר לא היה בו שימוש עסקי בתום-לב;
(2) השימוש בסימן המסחר שמבקשים רישומו אינו עלול לגרום הטעיה או ערבוביה בגלל שימוש קודם בסימן המסחר שנמחק."

התנאים שנקבעו בסעיף 35 לפקודה הינם דומים לאלה החלים בביטול הסימן בשל אי-שימוש בו ואולם מקלים הם יותר מבחינת משך התקופה בה לא נעשה שימוש בסימן.

המחוקק בחר במינוח שונה לעניין אי-השימוש הנדרש בכל אחד מהסעיפים. בעוד שסעיף 35 נוקט בלשון "שימוש עסקי בתום-לב", הרי שסעיף 41 נוקט בלשון הרחבה יותר "שימוש בתום-לב" ומחריג מהגדרה רחבה זו את אותם שימושים אשר לא יראו כשימוש בתום-לב בסעיף 41(ג).

גם ההגנה הניתנת לבעל הסימן כאשר נמנע ממנו השימוש בשל נסיבות מיוחדות במסחר נעדרת מסעיף 35 לפקודה.

הבדל זה נובע ממטרותיהן השונות של שתי הוראות אלה. בעוד שהדגש בסעיף 41 הינו על הגנה על זכויותיו הקנייניות של בעל סימן המסחר הרשום, תכליתן של סעיפים 34 ו- 35 הינה למנוע הטעיית הציבור ברישומו של סימן מסחר חדש, אשר זהה או דומה עד כדי להטעות לסימן שהיה רשום קודם לכן.

במקרה אחרון זה, אי-שימוש בסימן בתקופה שקדמה למחיקתו מן הפנקס, ממגר את החשש מהטעיית הציבור {תיק מס' 21203 INC INVICTA, WATCH COMPANY OF AMERICA נ' Sector Group S.p.A, פורסם באתר האינטרנט נבו (06.11.12)}.

לאור הוראות סעיף 41 לפקודה במידה וצד לא עושה שימוש בסימן בהתאם ובכפוף לאמור בפקודה ואינו מבקש בעצמו את ביטולו של הסימן, הרי שנטל על עצמו את הסיכון להיות בעל דין של מאן דהו ובכך לשאת בסיכוני ההוצאות הכרוכות בהגשת בקשה כנגדו להסיר את הסימן מהמרשם.

עם-זאת, אין בסיכון מובנה זה לשלול את אפשרות הפניה של מבקש הביטול אל בעל הסימן בטרם נקיטת הליכים משפטיים בפני הרשם, התנהלות אשר סבירותה תיבחן כבכל הליך משפטי {תיק מס' 43929 אוניפארם בע"מ נ' Biofarma, פורסם באתר האינטרנט נבו (04.11.12)}.

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

שינויים וביטולים - סעיפים 45-36 לפקודת סימני מסחר