דילול של מוניטין

"דילול מוניטין" הוגדר בפרשת בקרדי {ע"א 6181/96 יגאל בקרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3), 276, 282 (1998)} בהסתמך על ספרם של י' קלדרון, ח' קלדרון חיקויים מסחריים בישראל, (תשנ"ז), 189:

"כמצב בו נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכיו... שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או כוח) המכירה הטמון בו."

בנשימה אחת עם הגדרתה של הדוקטרינה, ציין השופט אנגלרד כי "אומנם בסעיף 11 לפקודה אין התייחסות ישירה לדוקטרינת "המוניטין הבין-לאומי" או לדוקטרינת ה"דילול", אך ניתן לשלב את הרעיונות העומדים מאחורי דוקטרינות אלה לתוך המושג של "התחרות הבלתי-הוגנת".

סעיף 11(6) סיפא לפקודה, שימש במקרה זה "צינור יבוא" לדוקטרינה, שאינה בהכרח חלק אינטגראלי מהמבחנים המנויים בפקודה, אשר שמים כאמור את הדגש על הטעיה {שאינה מהווה רכיב לעניין הדילול}. שמא משום כך - תחם השופט אנגלרד בזהירות ובקפידה את גבולותיו של השימוש בנושא הדילול:

"השימוש במוניטין של עסק מפורסם, שפרסומו חוצה גבולות, על-ידי גורם זר לשם קידום עסקיו שלו הוא בבחינת תחרות בלתי-הוגנת. סימני מסחר, אשר רכשו לעצמם הכרה בין-לאומית ומוניטין בעלי עצמה כה גדולה עד שהם חורגים מעבר למוצרים הספציפיים שבהם עוסק בעל סימן המסחר, ראויים להגנה בדין... די בהוכחה כי השימוש בסימן המסחר המפורסם לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם."
{שם, 282}

לפיכך, על-מנת שניתן יהיה לטעון כי קיים חשש לדילול מוניטין צריך להראות כי מדובר:

1. בעסק מפורסם חוצה גבולות;

2. לסימן עצמה כה גדולה שהיא חורגת מעבר למוצר הספציפי;

3. יש להוכיח כי השימוש נועד לקדם את עסקיו של המשתמש בשל המוניטין של בעל הסימן המפורסם;

4. רמת ההתנהגות הנדרשת על-פי דיני התחרות הבלתי-הוגנת צריכה להיקבע "על-פי סטנדרטיים ערכיים ראויים של החברה..." (שם).

עיון בפסקי-דין נוספים אליהם מפנה פסק-הדין בפרשת בקרדי, מצביע על-כך שגם שם, סכנת הטעיה ממשית עמדה על הפרק, בשל דמיון בין המוצרים שלגביהם כבר נרשם סימן מסחרי מסויים, לבין אלה שביקשו להירשם באותו שם.

כך למשל, בפרשת אורלוגד {בג"צ 476/82, ב"ש 497/83 אורלוגד בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד לט(2), 148 (1985)} קבע בית-המשפט כי אין לרשום את סימן המסחר "Du Pont" לשם שיווק שעונים, וזאת לאור התנגדות המשיבה - חברה צרפתית ששיווקה מוצרים שונים תחת השם "S.T. Dupont". אי-כשרות הסימן נבעה בעיקר מכך שבבחירת הסימן התכוונה חברת אורלוגד ליהנות מן המוניטין שרכשה החברה הצרפתית ברחבי תבל ובישראל.

ב- ת"א (נה') 79/84 {Lego A/S (Kirkby A/S) ואח' נ' ו. שמיל מפעלי מתכת ומסגרות בניין בע"מ ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו (31.12.84)} נאסר על הנתבע להשתמש בשם "לגו פורם" לתבניות מודולריות לבניה, בגלל האסוציאציה שיוצר השימוש בשם כלפי התובע ומוצריו. נפסק כי אין להתיר ניצול של מוניטין על-ידי נטילת סימן מסחרי של יצרן אחר, בעל סימן מסחר מפורסם, המעלה אסוציאציה מיידית אצל הצרכן, וזאת גם לגבי מוצרים אחרים.

מפסקי-הדין שהובאו לעיל עולה ההכרה במוניטין בין-לאומי, וזאת אף לגבי מוצרים שכלל אינם משווקים בישראל. כן מתבררת ההכרה בזכותו של בעל סימן מסחר מפורסם למנוע ניצול המוניטין שלו ללא הסכמתו לצורך קידום מכירות של יצרנים אחרים.

בכל אותם פסקי-הדין התמודדו בתי-המשפט עם השאלה האם להכיר במוניטין בין-לאומי גם לגבי מוצרים שאינם משווקים בישראל {וסוגיות דומות}. יחד-עם-זאת, כפי שנאמר לעיל, המוטיב המרכזי בכל אותם פסקי-דין שבהם הכירו בדוקטרינת הדילול, היה הדמיון בין המוצר בעל הסימן הרשום, לבין המוצר "החדש" שביקש לעשות שימוש באותו סימן או בסימן דומה.
הדוקטרינה של דילול מוניטין רלוונטית במצב בו:

"נעשה שימוש בסימן מסחר חזק בלא רשות בעליו וללא יצירת הטעיה, המביא לשחיקה וטשטוש של התדמית הייחודית והאיכותית שהסימן הצליח להעביר לצרכניו... שחיקה בתדמיתו של סימן מסחר בקרב קהל הצרכנים גורמת אף לגריעה מערכו המסחרי של סימן המסחר, וזאת בעקבות ירידה בכושר (או כוח) המכירה הטמון בו" (יעקב וחנה קלדרון, חיקויים מסחריים בישראל, (1996), 189).
{לאימוץ הדוקטרינה על-פי הגדרה זו ראו ע"א 6181/96 בקרדי נ' Bacardi & Company Limited, פ"ד נב(3), 276 (1998)}

הדוקטרינה של דילול מוניטין אינה דורשת הוכחה של חשש להטעיית הצרכנים. אולם, נראה כי המקרים בהם ראוי לקבוע שהתקיים דילול מוניטין גם אם לא הוכחה הטעיה כלשהי, הם מקרים יוצאי דופן שבהם נבע היעדר ההטעיה למשל מכך שהמוצר שייך להגדר שונה לחלוטין {כפי שקרה למשל בפסק-הדין בו הופעלה לראשונה דוקטרינה זו: Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffith Cycle Corp., 15 R.P.C. 105 (Eng. 1898) {להלן: "עניין קודאק" וראו בהמשך}, ומכל מקום, אין לאמץ דוקטרינה זו כברירת מחדל בכל מקרה שבו לא הוכחה הטעיית צרכנים דוקטרינה זו נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב והיא מספקת הגנה מעין קניינית למוניטין עצמו מפני נסיונות פסולים של סוחרים להבנות מהמוניטין של בעל הסימן תוך יצירת מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר בין המוצר בעל המוניטין למוצר שלהם.

מקורה של הדוקטרינה הוא כאמור בעניין קודאק שם נפסק כי שימוש בשמה של חברת הצילום קודאק לחברת אופניים אמנם אינו מוביל להטעיית הצרכנים אך מדלל את מוניטין החברה. הנה-כי-כן, דוקטרינה זו נועדה להגן על המוניטין והתדמית החיוביים שדבקו בסימן מסחר מוכר היטב והיא מספקת הגנה מעין קניינית למוניטין עצמו מפני נסיונות פסולים של סוחרים להבנות מהמוניטין של בעל הסימן תוך יצירת מצג שווא בדבר קבלה כביכול של זיכיון, הרשאה, מתן חסות, קידום, או כל קישור אחר בין המוצר בעל המוניטין למוצר שלהם.

כדי שתקום עילה מכוח דוקטרינת דילול המוניטין אין צורך להוכיח כי התקיימה הטעיה. אולם, אין בכך כדי לייתר את הדרישה להוכחת שחיקה וטשטוש של המוניטין שרכש הסימן הרשום כתוצאה משימוש בסימן האחר, בשל יצירת זיקה כלשהי בין המוצר המפר לכאורה לבין המוצר של הטוען לפגיעה.

תפיסה זו מקבלת ביטוי גם בסעיף 46א(ב) לפקודה הקובע שימוש ייחודי לסימן מסחר "מוכר היטב" שהוא סימן רשום גם למוצרים שאינם מאותו ההגדר. הסעיף אמנם אינו דורש הוכחת הטעיה ומסתפק בשימוש ש"עשוי להצביע על קשר בין הטובין" בלבד, אך מתנה הגנה זו בהוכחה כי "בעל הסימן הרשום עלול להיפגע כתוצאה משימוש כאמור".

לעומת-זאת, כאשר עניין לנו בשימוש בסימן על מוצרים מאותו ההגדר וככל שנמצא כי אין דמיון מטעה בין המוצרים או הסימנים וקיים בידול ביניהם, נראה כי אין מקום לטענה שהמוניטין של בעל הסימן ידולל {וראו בש"א (מחוזי ת"א-יפו) 35447/99 סופר פארם נ' רשת הריבוע הכחול, פורסם באתר האינטרנט נבו (23.05.99) שם נקבע כי יש חשש להטעיה ובהמשך הכירו גם בדילול המוניטין וכן עניין Unilever, פסקה 24)}.

במקרה דנן, נוכח הקביעה כי לא הוכח שהצרכן הממוצע יוטעה לחשוב שנעלי המשיב הן מתוצרת אדידס, לא מתעורר חשש שהצרכן יקשר בין איכות נעלי המשיב ובין חברת אדידס, וממילא לא קמה עילת הדילול. יוער כי בהיעדר חשש להטעיה, גם אין מקום לטענות אדידס בדבר גזל המוניטין שלה או פגיעה בו.
{ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.נ' מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ ואח', פורסם באתר האינטרנט נבו (27.08.12)}

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

דילול של מוניטין