botox
הספריה המשפטית
מוניטין (GoodWill) מהותו, הוכחתו, חישובו ומיסויו בעניינים שונים

הפרקים שבספר:

דרכי הוכחת קיומו של מוניטין

1. כללי
פסיקת בתי-המשפט מגלה לנו השקפות שונות באשר לדרך הוכחתו של המוניטין.

ג' גינת בחיבורו {גניבת עין (במסגרת דיני הנזיקין - העוולות השונות, בעריכת פרופ' ג' טדסקי, ירושלים, התשמ"ב-1982), 3-2 (להלן: "גינת, גניבת עין")} גורס כי נהוג להשקיף בשתי דרכים על היחס בין ההגנה על-פי עוולת גניבת העין לבין ההגנה על-פי דיני סימני המסחר.

לדבריו, ההשקפה השמרנית רואה בעוולת גניבת העין מגן על סימן מסחר שלא נרשם. ההשקפה המרחיבה רואה בעוולת גניבת העין הגנה על המוניטין, מבלי שצריך להצביע על סימן מסחר שלא נרשם.

לעניין זה יפים הם דברי בית-המשפט ב- ע"א 634/89 {אסי ריין נ'FUJI ELECTRONICS MFG. CO ואח', פ"ד מה(4), 837 (1991), להלן: "אסי ריין"} לפיהם:

"ערעור על פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בירושלים אשר קיבל את תביעתן של המשיבות וחייב את המערער בתשלום פיצויים בסך 75,000 ש"ח למשיבות."

אלו העובדות העיקריות הצריכות לעניין:

המשיבות הן שתי חברות המאוגדות לפי חוקי מדינת יפן. המשיבה הראשונה מייצרת ביפן מכשירי רדיו, מכשירי רדיו-טייפ, רמקולים ומוצרים דומים אחרים, לכלי רכב (למען הפשטות נתייחס להלן לכל המכשירים הנ"ל כמכשירי רדיו). כל המכשירים מסומנים בשם ROADSTAR. המשיבה השניה, שהינה חברה אחות של המשיבה הראשונה, משווקת ומפיצה את מכשירי הרדיו, המיוצרים על-ידי המשיבה הראשונה.

מכשירי רדיו, הנושאים אף הם את הסימן ROADSTAR, מיוצרים, שלא על-ידי המשיבות, גם מחוץ ליפן. המערער הוא נציגו בישראל של מר סיאה סיאק האו מדרום קוריאה {להלן: "מר האו"}, ומייבא ומשווק בישראל את מכשירי הרדיו הנ"ל לרכב הנושאים את הסימן ROADSTAR, אשר אינם מיוצרים ביפן.

המערער נהג להוסיף על גבי מכשירי הרדיו המיובאים על-ידיו את הסימון במילה JAPAN, או את הצירוף MADE IN JAPAN, למרות שאלו, כאמור, אינם מיוצרים ביפן.

בבעלות על סימן המסחר ROADSTAR בישראל החזיקה חברה שהתאגדה לפי חוקי יפן ונקראה ROADSTAR CORPORATION {להלן: "חברת ROADSTAR"}. ביום 9 ביוני 1982 הכריז בית-משפט ביפן על החברה הנ"ל כפושטת רגל, והקנה את כל רכושה לנאמן.

עוד ביום 26 במרץ 1982 חתמה חברת ROADSTAR על שטר העברת הסימן ROADSTAR בישראל לשמו של מר האו, אך קודם שיצאה ההעברה אל הפועל הוכרזה חברת ROADSTAR, כאמור לעיל, כפושטת רגל. יותר מאוחר, נערך הסכם נוסף בין מר האו לבין הנאמן על נכסי חברת ROADSTAR.

מצב הזכויות בסימן המסחר ROADSTAR בישראל, לאחר ההכרזה ביפן על חברת ROADSTAR כפושטת רגל, היה, בזמן כתיבת פסק-הדין של בית-המשפט קמא, בדיון בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר {להלן: "הרשם"}.

היבטים מסויימים של נושא זה אף הובאו בפני בית-המשפט בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק {ראה: בג"צ 296/85, 319, סיאה סיאק האו (אנתוני) נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד מ(4), 770 (1986); בג"צ FUJI ELECTRONICS MFG. CO. ,460/87 נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר ואח', פ"ד מב(1), 485 (1988)}.

המשיבות תבעו את המערער בבית-המשפט קמא בעילה הנזיקית של עוולת גניבת עין על-פי סעיף 59 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח-1968 {להלן: "פקודת הנזיקין"}.

לדיון בתביעה העיקרית קדמו הליכים בבקשתן של המשיבות להוצאת צו זמני כנגד המערער. בית-משפט קמא נעתר ביום 9 במרץ 1984 לבקשת המשיבות והוציא צו (להלן: "הצו") שאסר על המערער לשווק:

"מכשירי רדיו או מקלטי רדיו בצירוף רשמי קול לשימוש במכוניות, הנושאות (צ"ל: הנושאים - מ.ש.) את הסימן ROADSTAR, כאשר בכל מקום שהוא, בין במכשירים, בין באריזה, בין בפרוספקט או אחרת יצויין השם יפן, אלא אם-כן מדובר במכשירים מתוצרת המבקשות (המשיבות בענייננו - מ.ש.) או מי מהן. להסרת ספק ברור שהסימון במילה ROADSTAR ימשך, והשינוי היחיד הוא בהסרת השם יפן כאמור לעיל."

ביום 19 במאי 1985 ניתן לצו תוקף של צו קבוע וכן תוקף של פסק-דין חלקי. על נוסח הצו הוספו, בין היתר, התוספות הבאות:

"על-אף האמור בצו, הנתבעים 5 ,2 ,1 (להלן: הנתבעים) (הנתבע הראשון הוא המערער בענייננו - מ.ש.) יהיו רשאים לרכוש ולייבא מיפן ולשווק בישראל את המכשירים נשוא הצו הזמני הנ"ל הנושאים את הסימן ROADSTAR, ובלבד שהמכשירים נרכשו מאת מי שרשאי ביפן לייצר ולמכור מכשירים אלה.

להבטחת ביצוע האמור בפיסקה 2 לעיל, מתחייבים הנתבעים להודיע לתובעות או מי מהן באמצעות פרקליטן, תוך 48 שעות מעת ששוחררה הסחורה מהמכס, על כל סחורה מסוג המוצרים האמורים הנושא את השם ROADSTAR ואשר יוצרה ביפן. כמו-כן תכלול ההודעה פרטים אודות היצרן, על-מנת שניתן יהיה לזהותו ביפן.

למען הסר ספק, הנתבעים יהיו רשאים למכור כל תוצרת הנושאת את השם ROADSTAR שהיא תוצרת מקורית של חברת ROADSTAR CORPORATION או מתוצרת המבקשות."

בית-משפט קמא קיבל גם את תביעתן של המשיבות.

נקודת המוצא העובדתית של בית-המשפט היתה, כי, מחד גיסא, החל משנת 1982 המשיבות הינן היצרניות הבלעדיות ביפן של מכשירי רדיו, הנושאים את הסימן ROADSTAR. מאידך גיסא, לא הוכח, לדעת בית-המשפט, שיש למשיבות זכויות בסימן המסחר ROADSTAR מחוץ ליפן.

בית-המשפט ציין, כי ניתן להצליח בתביעה בעילה של גניבת עין גם במקרים בהם לא ניתן להוכיח סימן מסחר רשום.

לגוף העניין, הוא הסיק כי תביעת המשיבות אינה יכולה להקיף את כל מכשירי הרדיו לכלי רכב הנושאים את הסימן ROADSTAR, אלא רק את אלו המיוצרים ביפן.

בית-המשפט סמך קביעתו זו על דבריו של ג' גינת, גניבת עין, לפיהם נהוג להשקיף בשתי דרכים על היחס בין ההגנה על-פי עוולת גניבת העין לבין ההגנה על-פי דיני סימני המסחר: ההשקפה השמרנית רואה בעוולת גניבת העין מגן על סימן מסחר שלא נרשם. ההשקפה המרחיבה רואה בעוולת גניבת העין הגנה על המוניטין, מבלי שצריך להצביע על סימן מסחר שלא נרשם. לעניין ההגנה על המוניטין הביא בית-המשפט את דבריו הבאים של גינת, גניבת עין, בעמ' 3:

"התפיסה המניחה כי העוולה יסודה בהגנה על המוניטין הינה בעלת היקף רחב יותר, ומאפשרת הגנה, כל אימת שנפגעה הזכות הקניינית על-ידי התערבות שלא כדין של צד שלישי.

כך, דרך משל, בתביעה על הפרת סימן מסחר (רשום) חייב התובע להראות, כי נעשה שימוש בסימנו לגבי טובין מאותו הגדר לגביו נרשם סימנו. המבחן במקרה של גניבת עין גמיש יותר: האם פגע הנתבע במוניטין של התובע, בזכותו הקניינית? או, אפילו לפי הגישה הצרה: האם מטעה הנתבע את הציבור באשר למקורה של סחורתו."

נראה, שבענייננו ביכר בית-המשפט את הגישה המרחיבה, שכן סימן המסחר אודותיו נטושה המחלוקת בין המערער למשיבות הינו ROADSTAR, בעוד שהסכסוך בנוגע לקיומה של עוולת גניבת העין ממוקד בשאלת קיומו של מוניטין המתבסס על סימון מוצאם הגיאוגרפי של מכשירי הרדיו המשווקים על-ידי המערער.

העדויות העיקריות עליהן התבסס בית-משפט קמא היו עדויותיהם של שלושה עדי התביעה, העוסקים זה שנים מספר במסחר ובהתקנה של מכשירי רדיו למכוניות באיזורים שונים בארץ.

מתוך עדויות אלו הסיק בית-משפט קמא כי הציבור הרחב הבחין בין מכשירי רדיו למכוניות שמקורם ביפן, לבין מכשירים אחרים שנשאו אותו סימן, קרי ROADSTAR, והם, למעשה, חיקויים המיוצרים בקוריאה, טיוואן ועוד.

לדעת הערכאה הראשונה, באו ראיות על יבוא מכשירי רדיו לישראל שנרשם עליהם רודסטאר יפן והם אינם מתוצרת יפן. המגמה היא שקופה, היינו לגרום לציבור הקונים להאמין כי הוא קונה מכשיר מקורי, שאיכותו ומחירו גבוהים יותר, ובפועל הוא מקבל חיקוי הנופל באיכות ומחיר מן המכשיר המקורי שהוא מתוצרת יפן.

על בסיס עדויות אלו הגיע בית-המשפט למסקנה, לפיה המשיבות זכאיות לכך שלא ישווקו בישראל מכשירי רדיו הנושאים את השם המסחרי רודסטאר יפן או רודסטאר תוצרת יפן, או כל התייחסות אחרת המבקשת להקנות לקונה התמים את ההרגשה כי אותם מכשירי רדיו, הנושאים את השם המסחרי ROADSTAR, הינם מתוצרת יפן, אלא אם-כן אותם מכשירי רדיו הם אכן אלו המיוצרים ביפן.

כן נפסק כי, המשיבות זכאיות לפיצויים בנזיקין בעילה של גניבת עין בהתייחס לאותם מכשירי רדיו שנתקיימה בהם עוולה זו, כי המערער ייבא, שיווק והפיץ בישראל מכשירי רדיו רבים הנושאים את השם המסחרי רודסטאר יפן או תוצרת יפן, בעוד שאותם מכשירים היו חיקוי בלבד של אותה תוצרת, שמקורה במדינות אחרות במזרח הרחוק, כגון קוריאה וטיוואן.

לעניין שיעור הפיצויים החליט בית-משפט קמא שלא לקבל את חישובי המשיבות, שהתבססו על אומדן אחוזי רווח ממכירת מספר מסויים של מכשירי רדיו, במהלך התקופה הרלבנטית לתביעה, וזאת למרות שהמערער מצידו ביכר שלא לטעון כלל לעניין הנזק וגובה הפיצוי.

בית-משפט קמא הסתמך לעניין זה על דברי השופט ברנזון ב- ע"א 715/68 {פרו פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' ל. פרומין ובניו בע"מ ואח', פ"ד כג(2), 43, 50 (1969); (להלן: "עניין פרו פרו")}, והחליט לקבוע את גובה הפיצוי על דרך האומדן. על יסוד זה נקבע שיעור פיצויים בסך של 75,000 ש"ח.

על כל אלה הוגש הערעור שבעניין ריין. המערער טוען כי על המשיבות היה להוכיח שני תנאים מצטברים: האחד, כי המשיבות רכשו לעצמן מוניטין בקרב קהל הצרכנים, אשר התרגל לראות במוצר את מוצרן דווקא ולא של אדם אחר.

השני הוא, כי קיימת סכנה שהציבור יוטעה לחשוב כי מוצרי המערער הם מוצרי המשיבות.

המערער טוען כי לא הוכח קיומו של אף לא אחד משני התנאים הנ"ל.

לעניין המוניטין טוען המערער, כי המוניטין הוא של חברת ROADSTAR, אשר היתה בעלת הסימן המסחרי ROADSTAR ואשר הוכרזה ביפן כפושטת רגל, והיות שהמשיבות לא הוכיחו בבית-משפט קמא כי באו בנעלי חברת ROADSTAR, אין להן כל זכות במוניטין של חברת ROADSTAR.

המערער מוסיף, כי המוניטין מצוי במונח ROADSTAR ולא במונח "יפן", ולפיכך משנפסק כי אין בשימוש במונח ROADSTAR, כשלעצמו, משום ביצוע עוולה, אין גם כל חשיבות להוספת המילה "יפן".

הוא מציין גם, כי לא הוכח קיומו של מוניטין עצמאי של המשיבות, שאינו נסמך על מוניטין חברת ROADSTAR.

באשר לעניין ההטעיה טוען המערער, כי אין כל חשש שהציבור יוטעה לחשוב שמוצרי המערער הם מוצרי המשיבות.

לחילופין, טוען המערער כי הנזק חושב בצורה לא ברורה, וזאת מבלי שהונחה בפני בית-המשפט קמא כל עדות ישירה מטעם המשיבות בדבר נזקן והפסד רווחיהן.

המשיבות טוענות כי, הלכה פסוקה היא כי ניתן להצליח בתביעה בגין עוולה של גניבת עין, אפילו מקום בו לא ניתן להסתמך על קיומו של סימן מסחר, הרשום על שם התובע. היותה של המשיבה הראשונה יצרנית של מכשירי הרדיו והיותה של המשיבה השניה משווקת של מכשירים אלו, מקנה להן, על-כן, את הזיקה המספקת למכשירי הרדיו כדי לזכות בהגנה באמצעותה של עוולת גניבת העין.

המשיבות טוענות גם כי, אין לקבל את טענת המערער, לפיה הוספת המילה "יפן" אינה מעלה ואינה מורידה כביכול, כאשר נקבע כי בציון המילה ROADSTAR בלבד, על גבי מכשירי הרדיו אין כל פגם, לעניין קיום עוולת גניבת העין.

לעניין זה המשיבות מוסיפות כי, מר אלי ברוקס, שעבד כסוכן מכירות של המערער, העיד במהלך הדיון בבקשת המשיבות לאכיפת הצו, כי:

"יש לקוחות הדורשים לפתוח ולראות שרשום "יפן" ואם לא רשום יפן לא רוצים לקנות, זה קורה הרבה פעמים."

כן מצטטות המשיבות מתצהירו של מר האו, אשר מכוח הרשאתו פעל המערער בישראל. תצהיר זה ניתן ביום 22 באפריל 1988, במסגרת ההליכים בבית-משפט קמא, וממנו עולה כי מר האו הורה לחברה ששיווקה את מכשירי הרדיו בישראל להימנע לחלוטין משיווק מכשירי רדיו שיוצרו בדרום קוריאה, אשר מוטבעת עליהם המילה "יפן".

על יסוד עובדות אלו ועדויות נוספות, שהובאו בפני בית-המשפט קמא, לומדות המשיבות כי יש להן זכות משלהן במוניטין של מכשירי הרדיו המיוצרים ביפן. המדובר במוניטין המבוסס על מוצאם הגיאוגרפי של מכשירי הרדיו, ולצורך כך אין עליהן לבוא בנעלי חברת ROADSTAR.

לעניין קיום יסוד ההטעיה טוענות המשיבות, כי מפסק-דינו של בית-המשפט עולה בבירור שציבור הלקוחות הוטעה לחשוב כי סחורתו של המערער היא סחורתן של המשיבות המיוצרת ביפן.
המשיבות מסיימות את טיעוניהן בציינן כי אין כל דופי בדרך פסיקת הפיצויים על-ידי בית-משפט קמא.

סעיף 59 לפקודת הנזיקין קובע לאמור:

"מי שגורם או מנסה לגרום, על-ידי חיקוי השם, התיאור, הסימן או התווית או בדרך אחרת, שטובין ייחשבו בטעות כטובין של אדם אחר, עד שקונה רגיל עשוי להניח שהוא קונה טובין של אותו אדם, הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם; אך אין אדם עושה עוולה רק על-ידי שהוא משתמש בשמו למכירת טובין."

על תובע, המבקש להוכיח קיומה של העוולה של גניבת עין, להוכיח שני אלה: תחילה על התובע להוכיח כי רכש מוניטין בטובין, באופן שהציבור מזהה את תדמיתם החיובית של הטובין עם התובע. בשלב שני על התובע לשכנע את בית-המשפט שמעשיו של הנתבע מביאים לכך שהציבור מוטעה לחשוב כי הטובין של הנתבע הם הטובין של התובע.

מהותה של עוולת גניבת העין היא בהגנה אשר אותה מעניק החוק לתובע מפני פגיעה בזכות הקניין במוניטין של עיסקו {ראה: בר"ע 253/72 ג'והן ווקר ובניו בע"מ ואח' נ' נשיונל דיסטילרס בע"מ, פ"ד כז(1), 364 ,361 (1973); עניין פניציה; ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו ואח' נ' ד.י.ג. בית חרושת למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1), 632 ,629 (1990) (להלן: "עניין וייסברוד"); 141/65, בייגל נ' אנג'ל, פ"ד יט(2), 131, 134 (1965); גינת, גניבת עין, עמ' 5-2; לעניין אפיונה של הזכות במוניטין, ראה: רע"א 371/89, ליבוביץ נ' את. את י. אליהו בע"מ ואח', פ"ד מד(2), 319-314 ,309 (1990) (להלן: "עניין ליבוביץ"), ומאמרו של מ' דויטש: "המפיץ הבלעדי והגנת המוניטין", משפטים כ' (התשנ"א), 525, 552-539}.

בעניין לייבוביץ, קבע בית-המשפט הנכבד כי:

"המושג מוניטין קשה להגדרה מדוייקת וממצה.

הכוונה היא לתדמיתו החיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר הודות לה קיים שוק של לקוחות-בכוח, אשר מעוניינים ברכישתו של המוצר."

בקשר לקושי בהגדרת המוניטין ראה גם את דברי כב' השופט מלץ בעניין פניציה וב- ע"א 395/88 {חברת אורלי ש. (1985) בע"מ ואח' נ' חברת דנדי תעשיות מזון בע"מ ואח', פ"ד מה(4), 032 (1998)}.

ב- ע"א 280/73 {פלאימפורט בע"מ נ' צייבה-גייגי לטד, פ"ד כט(1), 597 (1974)}, הצביע מ"מ הנשיא (כתוארו אז) י' זוסמן על ההתפתחויות והקשיים בהגדרת המוניטין. לצורך העניין שבפניו אימץ מ"מ הנשיא את ההגדרה הבאה, שהובאה בפרשת METROPOLITAN NATIONAL BANK V. ST. LOUIS :DISPATCH COMPANY, 13 S.CT. 944, 948 (1893).

"THE ADVANTAGE OR BENEFIT, WHICH IS ACQUIRED BY AN ESTABLISHMENT, BEYOND THE MERE VALUE OF THE CAPITAL, STOCK, FUNDS OR PROPERTY EMPLOYED THEREIN, IN CONSEQUENCE OF THE GENERAL PUBLIC PATRONAGE AND ENCOURAGEMENT WHICH IT RECEIVES FROM CONSTANT OR HABITUAL CUSTOMERS, ON ACCOUNT OF ITS LOCAL POSITION, OR COMMON CELEBRITY, OR REPUTATION FOR SKILL OR AFFLUENCE, OR PUNCTUALITY OR FROM OTHER ACCIDENTAL CIRCUMSTANCES OR NECESSITY, OR EVEN FROM PARTIALITIES OR PREJUDICES."

גינת, גנית עין, בעמ' 5, מגדיר את המוניטין, בהקשר הספציפי של גניבת עין, כדלקמן:

"לענייננו, נוכל לראות במוניטין את הרגלם של הצרכנים לשוב ולקנות באותו בית עסק, או אותם טובין. לא ניתן לנתק בין העסק לבין המוניטין ויש בהם כדי לציין יתרון מסויים של בעל המוניטין על מתחריו."

הערעור בעניין אסי ריין, מתייחס לשאלת קיומו של מוניטין על בסיס מוצאם הגיאוגרפי של חלק ממכשירי הרדיו מסוג ROADSTAR, ואין לערבב בין מוניטין זה לבין המוניטין בכל מכשירי רדיו הנושאים את הסימן ROADSTAR, המבוסס על איכותם של מכשירי הרדיו ROADSTAR ללא קשר הכרחי למקום ייצורם.

יש לשוב ולהזכיר כי אין בעובדת אי-רישומו של הסימן ROADSTAR על-ידי הרשם, כדי לשלול תביעה על יסוד העוולה של גניבת עין, בגין סימן זה או מאפיינים הקשורים בו {סעיף 57 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972}.

מקובל כי, המוניטין יכול שיסתכם בשם של מוצאו הגיאוגרפי של המוצר. אכן קורה שמוצרים, המיוצרים במקומות שונים תחת שם זהה, הם בעלי תכונות שונות.

זאת ועוד, גם במקרים בהם המוצרים הם בעלי תכונות זהות, יש שהציבור מייחס למוצרים תכונות שונות, בשל מקומות הייצור השונים, ומשוני זה בהתייחסות הציבור נבנה המוניטין שיש ליצרן ממקום פלוני, בשונה מיצרן ממקום אלמוני. כדברי גינת בעמ' 5 בספרו:

"אין מניעה לכך, שהמוניטין יתמצו באלמנט בודד כמו, למשל, סימן מסויים בו מתוארת הסחורה, מוצאה הגיאוגרפי, אופן פירסומה וכיו"ב."
{ראה גם: פ' פרידמן: "גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת כוזבת של יריבו", הפרקליט ל"ה, 333, 340}

דברים ברוח זו מובאים גם ב-KERLY'S, LAW OF TRADE MARKS AND :TRADE NAMES, 11TH. ED., LONDON (1983), P. 336

"… A DESCRIPTIVE TERM - GEOGRAPHICAL OR OTHERWISE - MAY DENOTE THE GOODS OF A PARTICULAR TRADER OR A DEFINABLE CLASS OF TRADERS, SO THAT THE REPUTATION OF GOODS SO DESCRIBED IS PART OF THOSE TRADERS' GOODWILL. WHERE THIS IS SO, A FALSE USE OF THAT DESCRIPTION FOR GOODS NOT ENTITLED TO IT WILL BE ACTIONABLE".

(ההדגשה שלי - מ.ש.) בהמשך דבריו עומד המחבר על ההגנה הניתנת במסגרת עוולת גניבת עין בהקשר לשמות גיאוגרפיים:

"THUS CASES OF THIS SORT FALL INTO TWO CATEGORIES: THOSE WHERE THE QUESTION IS WHETHER THE DEFENDANT HAS MADE A MISLEADING USE OF A GEOGRAPHICAL APPELLATION; AND THOSE WHERE THE ALLEGATION IS THAT, ALTHOUGH AS A GEOGRAPHICAL APPELLATION THE EXPRESSION COMPLAINED OF MAY HAVE BEEN ACCURATELY USED, ITS USE IS CALCULATED TO REPRESENT THAT THE GOODS ARE THE PLAINTIFF'S'. TO SUCCEED UNDER THE FORMER HEAD, IT IS ENOUGH FOR THE PLAINTIFF TO PROVE '(1) THAT HE PRODUCES THE SUBSTANCE IN A GIVEN PLACE; (2) THAT NO ONE ELSE PRODUCES THE SUBSTANCE IN THAT PLACE; (3) THAT THE DEFENDANT IS SELLING THE SUBSTANCE WITH THE NAME OF THAT PLACE AS A DESCRIPTION; AND (4) THAT THERE IS LIKELY TO BE DECEPTION OF THE PUBLIC."
(P. 359; SEE ALSO PP. 347-349)

בענייננו הסימן המסחרי בו מדובר - ROADSTAR - אינו סימן או שם מסחרי המצביע, לכשעצמו, על שיוך גיאוגרפי מסויים, כפי שניתן למצוא, למשל, באסמכתאות האנגליות {השווה למוצרים כגון,SCOTCH WHISKY CHAMPAGNE, HAVANA CIGARS וכיוצא בזה}.

אולם ניתן ללמוד לצורך ענייננו מן ההלכות אותן מכנס KERLY, ככל שהן נוגעות לאיפיון מטעה של הטובין בהם מדובר, על-ידי שיוך גיאוגרפי מסויים, המיוחד לטובין של התובע.

אשר להוכחת קיומו של המוניטין המבוסס על מוצאם הגיאוגרפי של מכשירי הרדיו, הסתפק בית-המשפט קמא, כאמור, בעדויותיהם של שלושת עדי המשיבות, שעוסקים זה שנים מספר במסחר או בהתקנה של מכשירי רדיו למכוניות באיזורים שונים בארץ, ואשר מדבריהם הסתבר כי הציבור הרחב מבחין בין מכשירי ROADSTAR, המיוצרים ביפן, לבין מכשירי ROADSTAR, אשר אינם מיוצרים ביפן.

מכך, למד בית-המשפט על קיומו של מוניטין, המתייחס למכשירי רדיו לכלי רכב עם הסימן ROADSTAR, המיוצרים ביפן דווקא.

נשאלת השאלה האם לצורך הוכחת קיומו של מוניטין די בעדויותיהם של שלושה עדים מטעם התביעה, העוסקים בתחום העסקי, שהוא נשוא התביעה, ואשר אינם בגדר "קונה רגיל" כלשון סעיף 59 הנ"ל.

בעניין פניציה עיצבו השופטת נתניהו והשופט מלץ דגשים שונים בעניין דרכי הוכחת קיומו של מוניטין על-ידי התובע בעילה של גניבת עין.

השופטת נתניהו קובעת כי השאלה היא עובדתית ויש להכריע בה בכל מקרה על-פי נסיבותיו. יחד עם קביעתה זו היא מציינת מספר אבני בוחן ובראשן המשקל המכריע שיש לתת למרות הבעייתיות הכרוכה בכך, לעדויות מקרב הציבור, להבדיל מעדויות הסוכנים והקניינים, על-כך שקהל הלקוחות אכן מזהה את מקור המוצר על-פי הסימן נשוא הדיון.

השופטת נתניהו מציינת אבני בוחן נוספות, כגון:

"(א) משך תקופת השימוש בסימן או בשם.

(ב) אופי והיקף הפרסום של הסימן או השם והבאתו לידיעת הציבור.

(ג) האמצעים שהושקעו ביצירת קשר מודע, אצל קהל הצרכנים, בין שם או סימן זה לבין מוצר מסויים.

(ד) האם הציבור ייחס חשיבות לזהות היצרן ולא רק לתכונות ולצורה או למבנה של המוצר.

(ה) האם הביקוש למוצר מושפע מהמיומנות וההגינות של היצרן."

כב' השופט מלץ, נוקט בגישה הבוחנת כל מקרה לפי נסיבותיו וכך קובע:

"היות והמושג עצמו (המושג מוניטין - מ.ש.) קשה להגדרה, קשה כפליים הגדרתו ותיחומו של הנטל בו צריך לעמוד הטוען לקיומו של מוניטין. להשקפתי, הדרך הנאותה לעניין מוניטין בכלל, ולעוולת גניבת עין בפרט, היא לבחון כל מקרה לאור נסיבותיו."

ובהתייחסו לגישתה של השופטת נתניהו, קובע השופט מלץ:

"חברתי מבכרת להעניק את המשקל המכריע ולמרות הבעייתיות הכרוכה בכך ל'עדויות מקרב הציבור'. על-כך אני חולק. גישה זו מציבה רף גבוה בפני התובע בעילה של גניבת עין. הרף הגבוה יתר על המידה המתבקשת מהאיזון הראוי בין הגנה על התחרות החופשית לבין עוולת גניבת עין, עליו דיברה חברתי.

אם יצאנו מהנחה מוסכמת שבתביעה בעוולה של גניבת עין יש לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו, הייתי מציע שנהיה זהירים ולא נקבע מסמרות בדבר משקלן וקבילותן של הראיות שעשויות להיות מובאות לצורך הוכחת המוניטין. לא מן הראוי להעמיס על התובע בעילה של גניבת עין נטל כבד של סקר צרכנים שנערך על-ידי מומחים בעלי מקצוע בעניין, כפי שמוצע על-ידי חברתי. בעיני, זהו נטל בלתי-סביר. לדעתי, יש על-כן, להרחיב ולהיות נכונים לקבל מגוון רחב של ראיות להוכחת קיומו של מוניטין".

והוא מוסיף בהמשך דבריו:

"העיקרון הוא אומד-הדעת בדבר תודעתם של הצרכנים. האם אכן מזהה הציבור את המוצר כקשור עם מקורו. לאורו של עיקרון זה יש לבחון את הממצאים העובדתיים השונים מבלי לפסול אחדים מהם מראש ומבלי לקבוע משקלם מראש."

אין להגביל מראש את התובע, המבקש להוכיח קיומו של מוניטין לסוגים מסויימים של דרכי הוכחה. מרכז הכובד הוא במשקל הראיה ולא בסיווגה. כך לא מן הנמנע כי סוגם ואופיים של הטובין בהם מדובר יתוו את דרכי ההוכחה של המוניטין בפני בית-המשפט, וככל שדרך הוכחה מסויימת תשקף את עמדת ציבור הלקוחות בצורה מהימנה, כך יגדל המשקל שינתן לאותה דרך הוכחה בנסיבות קונקרטיות מסויימות.

יש, למשל, מקרים בהם עשוי להינתן משקל רב לתוצאותיו של סקר שוק או לעדותו של עד בעל היכרות אישית ממושכת עם קהל לקוחות גדול ומגוון של הטובין המסויימים, אשר ביחס אליהם מבקש התובע להוכיח את קיום המוניטין. במקרים אחרים יכול ויינתן משקל יחסי גבוה לראיות מסוג שונה.

במקרה שבפנינו, נראה כי אומנם ניתן היה לעבות את ראיותיהן של המשיבות אודות קיומו של המוניטין בעדויות נוספות. עם-זאת, ניתן בענייננו להסיק מעדויות עדי התביעה, על רקע הנתונים העובדתיים האחרים, את דבר קיומו של מוניטין.

יש להניח גם, שלו היו עדויותיהם של עדי המשיבות כה מופרכות, כפי שמבקש המערער לטעון, לא היה המערער מתקשה בהצגת עדויות משלו, שיסתרו את עדויות המשיבות, אלא שהמערער לא טרח לעשות כן ולא העיד ולו עד אחד לצורך ביסוס גירסתו.

הקניין במוניטין של המוצר הוא של היצרן. המוניטין של המוצר דבק במוצר עצמו. המוצר מזוהה, בדרך-כלל, עם היצרן אשר מייצר אותו, ולא עם המפיץ אשר משווק אותו. המפיץ פועל, אומנם, לשם בנייתו של מוניטין זה ולשם טיפוחו. אך בכך בלבד אין כדי להקנות לו את זכות הקניין במוניטין מן הסוג האמור, להבדיל מן המוניטין שלו כסוחר או כסוכן, אשר שייך לו ונשאר בידו.

לפיכך, היצרן ביפן של מכשירי רדיו לכלי רכב, הנושאים את הסימן ROADSTAR, הוא בעל הזכות למוניטין, הקשור למכשירים אלו.

בענייננו אין מחלוקת על-כך, כי המשיבה הראשונה, היא לפי הידוע, היחידה המייצרת ביפן, החל משנת 1982, מכשירי רדיו לרכב הנושאים את הסימן ROADSTAR. בית-משפט קמא ציין כי המשיבה השניה גם היא יצרנית בדומה למשיבה הראשונה. דא עקא, שבא כוחן המלומד של המשיבות מציין בעמ' 3 לסיכומיו כי:

"המשיבה מס' 1 כיצרנית של הטובין נשוא התביעה והמשיבה מס' 2 כסוחרת בהן; זכאיות להגנה מפני ביצוע עוולת גניבת עין בטובין שלהן."

נמצא כי המשיבה השניה אינה בעלת זכות במוניטין של מכשירי הרדיו, נשוא ערעור זה.

בידי מי זכות המוניטין במכשירי הרדיו הנושאים את הסימן ROADSTAR המיוצרים ביפן, לאחר ההכרזה ביפן על חברת ROADSTAR כעל פושטת רגל?

ניתן להניח שעד לקריסתה בחודש יוני 1982 היתה חברת ROADSTAR בעלת המוניטין במכשירי הרדיו המיוצרים ביפן. בנושא זה לא הובאו ראיות שיבהירו את מערכת הקשרים בין חברת ROADSTAR לבין הגורמים, אשר יצרו את מוצרי חברת ROADSTAR ברחבי העולם מחוץ ליפן.

לפיכך, אין בידי בית-המשפט לקבוע בוודאות בידי מי היה המוניטין במכשירי הרדיו שנשאו את הסימן ROADSTAR ויוצרו ביפן, עובר לפשיטת הרגל של חברת ROADSTAR.

אין בית-המשפט נזקק להכרעה בשאלה זו, שכן החל משנת 1982, עת הפכה המשיבה הראשונה ליצרנית הבלעדית ביפן, יש לייחס לה את המוניטין הקיים למכשירי הרדיו הנושאים את הסימן ROADSTAR ומיוצרים ביפן.

המשיבה הראשונה טענה בפני בית-משפט קמא כי ביום 27 באוקטובר 1982 היא רכשה מהנאמן על נכסי חברת ROADSTAR את זכויות הייצור, ההפצה, השיווק וסימן המסחר ROADSTAR ביפן.

בית-המשפט סירב לקבל את המסמכים, שביקשה המשיבה הראשונה להציג בפניו כראיות להוכחת קיומה של עסקה זו, שכן מדובר היה בהעתקי המסמכים המקוריים, אשר לא אושרו כמתאימים למקור.

לפיכך, התנגד בא כוחו של המערער לקבלתם על-ידי בית-המשפט. כמסתבר, היו אותה שעה מסמכים מקוריים - או מאושרים כדבעי, יהיה תוכנם אשר יהיה, בידי רשם סימני המסחר בירושלים.
אין להבין מדוע לא ניתן היה להגישם כדין. מכל מקום, גם אם לא הוכח כי המוניטין נמכר באותה עסקה בין המשיבה הראשונה לבין הנאמן או הועבר ללא תמורה, הרי הוכח כי החל משנת 1982 החלה המשיבה הראשונה לבנות מוניטין עצמאי משלה למכשירי הרדיו, המיוצרים על ידה באופן בלעדי ביפן, והנושאים את הסימן ROADSTAR.

בית-משפט קמא ביסס את קביעתו בדבר היות המשיבה הראשונה היצרן הבלעדי ביפן של מכשירי רדיו הנושאים את הסימן ROADSTAR על עדותו של היבואן והמשווק של מוצרי המשיבה הראשונה בישראל ועל העובדה שהמערער הסכים לקביעה זו.

במצב הדברים הרגיל, אין להסתפק בעדותו של יבואן ישראלי אודות מצב בלעדיות הייצור בחוץ לארץ של המוצרים, המיובאים על-ידי אותו יבואן לישראל. מי שמבקש להוכיח את נושא בלעדיות הייצור מחוץ לישראל, מן הנכון שיביא בפני בית-המשפט מסמכים או עדויות ישירות אחרות של היצרנים בחוץ לארץ, המאמתים את גירסתו.

אולם, היות שבענייננו היתה הסכמה בין הצדדים, באשר לכך שהמשיבה הראשונה היא החל משנת 1982 יצרנית בלעדית ביפן של מכשירי הרדיו, הרי שניתן היה להתבסס על הסכמה זו לצורך הוכחת בלעדיות הייצור.

בית-המשפט לא קיבל את גירסת המערער לפיה ציבור הלקוחות מייחס את המוניטין בגין מכשירי הרדיו המיוצרים ביפן לחברת ROADSTAR ולא למשיבות. די בכך שציבור הצרכנים מודע לכך, כי ביפן קיים גורם המייצר את מכשירי הרדיו הנושאים את הסימן ROADSTAR, ומצויין עליהם כי הם מיוצרים ביפן, ולגורם זה מייחס הציבור את המוניטין בגין ייצור מכשירי הרדיו ביפן.

מצב עובדתי שכזה הוכח, כאמור, על-ידי המשיבות.

אין לצפות שקהל הלקוחות ידע להבחין בין שמותיהן של החברות היפניות השונות העוסקות בהווה או שעסקו בעבר, ביצור ובשיווק מכשירי הרדיו. די בכך שקהל הלקוחות מקשר בין מכשירי הרדיו עליהם כתוב ROADSTAR עליהם מצויין כי הם מיוצרים ביפן, לבין קיומו של גורם המייצר מכשירים אלו ביפן.

אין לייחס משמעות לטענת המערער, לפיה הציבור סבר בטעות, בשל אי-הכרתו את שמות החברות העוסקות בייצור מכשירי הרדיו, כי שם החברה המייצרת מכשירי ROADSTAR ביפן הינו ROADSTAR, גם לאחר קריסתה של חברת ROADSTAR ב-1982.

בהקשר זה מן הראוי להזכיר את דבריו של בית-המשפט ב- ע"א 498/66 {"דוחן" בע"מ נ' יצהר בע"מ, פ"ד כ(4), 600 (1966)}:

"אין צורך שהקהל יידע את שמו של היצרן, אך דרוש שהוא יתכוון במיוחד לאותו תוצר שהוא, למעשה, התוצר של התובע, ושהסמל ... בא לאבחנו בתור שכזה."

באזכרו את פסק-הדין הנ"ל קובע גינת, גניבת עין, בעמ' 32, כדלהלן:

"אין צורך בכך שציבור הצרכנים יכיר את אישיותו של בעל הזכות-התובע, או שידע פרטים נוספים עליו. די בכך שקונה הסחורה יקשר בין הסימן המסויים לבין מקור ספציפי, או בין הסימן לקבוצת סחורות מסויימת, שהיא, למעשה, קבוצת הסחורות של התובע. ידיעה מלאה של הצרכן אודות זהותו של התובע אינה דרושה כל אימת שניתן להוכיח כי הצרכן אינו אדיש לחלוטין למקורה של הסחורה הנרכשת, וכי הסימן הנדון רכש לעצמו, בגין אותה סחורה מוניטין במובן זה, שציבור הצרכנים מרוצה ממקור הסחורה, יודע שהסימן קשור למקור מסויים, ונוהג לחזור ולרכוש את הסחורה המתוארת באותו סימן והבאה מאותו מקור."

גישה דומה נוהגת גם באנגליה. כך, למשל, נאמר בספרו הנ"ל של KERLY, בעמ' 345:

"IT IS NOT NECESSARY TO SHOW THAT THE CUSTOMERS WHO KNEW THE GOODS OF THE PLAINTIFF'S FIRM BY A PARTICULAR NAME OR GET-UP KNEW ANYTHING WHATEVER ABOUT THE PLAINTIFF. IT IS IMMATERIAL THAT THEY DID NOT EVEN KNOW HIS NAME, FOR IT IS SUFFICIENT TO PROVE THAT PURCHASERS OF HIS GOODS RECOGNISED, BY THE USE OF THE MARKS IN QUESTION IN CONNECTION WITH THEM, THAT THEY WERE GOODS OF A PARTICULAR CLASS, AND TO SHOW THAT SUCH CLASS IS, IN FACT, CONSTITUTED BY HIS GOODS".
קביעה זו צוטטה בהסכמה בפסק-הדיןOERTLI V. BOWMAN (1957) R.P.C. 388, 397, ולה תימוכין עוד בדברי LORD HERSCHELL בפרשת A.C. 710, 715 :POWELL V. BIRMINGHAM BREWERY (1897)

"IT SEEMS TO ME THAT ONE MAN MAY QUITE WELL PASS OFF HIS GOODS AS THE GOODS OF ANOTHER, IF HE PASSES THEM OFF TO PEOPLE WHO WILL ACCEPT THEM AS THE MANUFACTURE OF ANOTHER, THOUGH THEY DO NOT KNOW THAT OTHER BY NAME AT ALL.
ראה בדומה:
F. HOFFMANN - LA ROCHE V. D.D.S.A .(PHARMACEUTICALS LIMITED, (1972) R.P.C. 1, 17-20

סיכומו של נושא המוניטין הוא, כי המשיבה הראשונה הוכיחה את קיומו של מוניטין, המבוסס על מוצאם הגיאוגרפי של מכשירי הרדיו, הנושאים את הסימן ROADSTAR המיוצרים על ידה ביפן, וכן הוכיחה המשיבה הראשונה כי היא בעלת הזכויות במוניטין זה.

באשר לקיומו של יסוד ההטעיה, הרי שלפי לשון סעיף 59 לפקודת הנזיקין ייחשב למעוול "מי שגורם או מנסה לגרום... שטובין ייחשבו בטעות כטובין של אדם אחר, עד שקונה רגיל עשוי להניח שהוא קונה טובין של אותו אדם...".

הווי אומר, על בית-המשפט להסיק דבר קיומו של חשש סביר, שמעשי הנתבע יגרמו לקונה הרגיל לסבור בטעות כי מדובר בטובין של התובע, בזמן שמדובר בטובין של הנתבע {ראה: עניין פרו-פרו, עמ' 51-50; גינת, 19; והשווה עניין וייסבורד, 634, שם קבע בית-המשפט כי קיימת סכנה ממשית להטעיית הציבור, אך לא קבע אם די בסכנה סבירה להטעיית הציבור; והשווה עוד: ת"א 1769/83 (ת"א) COMPANY (DELAWARE, THE BOLING (CORPORATION נ' בואינג נסיעות ותיירות בע"מ, פ"מ התשמ"ט (ג), 108 (1989)}.

היסוד העובדתי המטעה יכול ללבוש צורות שונות ומגוונות, לפי העניין, ואין הכרח כי יבוא לידי ביטוי בצורה מסויימת דווקא {ראה KERLY, שם, 339}.

בענייננו הדמיון בין מכשירי הרדיו השונים מסוג ROADSTAR עולה כמעט כדי זהות {ראה: ע"א 116/87, קרן כימיקלים בע"מ ואח' נ' ויטקו כימיקלים בע"מ, פ"ד מא(3), 505, 512 (1987)}.

השוני הבולט שביניהם הוא בציון מקום ייצורם. תוספת המונח JAPAN על גבי מכשירי הרדיו, אשר אינם מיוצרים ביפן, מהווה על-כן נסיון ממשי להטעות את הקונה הרגיל של מכשירי רדיו לכלי רכב לחשוב כי מדובר במכשירי רדיו לכלי רכב מסוג ROADSTAR, המיוצרים ביפן.

סיכומה של נקודה זו הוא, כי יסוד ההטעיה מתקיים בענייננו.

לעניין דרך קביעת הפיצויים שנפסקו לטובת המשיבות ושיעורם, מקובלת קביעתו של בית-משפט קמא לפסוק פיצוי על דרך האומדן {ראה: עניין פרו-פרו, 50-49; גינת, גניבת עין, 45-44}.

רצוי, עם-זאת, שתהיה הצבעה, ולו כללית, על-כך מה היו הקווים המנחים של החישוב, אולם בהיעדר טעמי ערעור ממשיים ומשכנעים, בית-המשפט לא ראה מקום להתערב בסכום הפיצוי שפסק בית-המשפט קמא.

בית-המשפט דחה את הערעור, בכפוף לכך שהזוכה בהליך זה היא המשיבה הראשונה בלבד.

תהא הגישה אשר תהא, יש לבדוק כל מקרה לגופו.

לפיכך, יייתכן ולצורך הוכחת מוניטין במקרה מסויים, די יהיה בהוכחת שימוש ממושך או בהוכחת חיקוי, ואילו במקרה אחר, אף אם יוכחו עובדות אלו ועוד אחרות, לא יהיה בכך די כדי להוכיח קיומו של מוניטין.

העיקרון הוא אומד-הדעת בדבר תודעתם של הצרכנים. האם אכן מזהה הציבור את המוצר כקשור עם מקורו.

2. מרכיבים שונים המשמשים בהוכחת קיומו של מוניטין
2.1 שימוש ממושך או אופי השימוש מה מהם האלמנט החשוב?
כפי שראינו בחיבור זה, המושג מוניטין קשה להגדרה מדוייקת וממצה, וקשה להגדיר גם את הנטל בו צריך לעמוד הטוען לקיומו של מוניטין {רע"א 371/89, ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ, פ"ד מד(2), 309 (1990)}.

על-כן, על התובע להוכיח שנעשה שימוש בסימן המסחרי שלו, כזה שהקונה בשוק מזהה את הסחורה כסחורתו שלו, ונקבע כי העקרון הוא אומד-הדעת בדבר תודעתם של הצרכנים תוך מתן תשובה לשאלה האם אכן מזהה הציבור את המוצר כקשור עם מקורו, והאם הציבור קושר את השם או הסימן עם התובע של הזכויות.

ישנם כמה גורמים שיש להתחשב בהם, ביניהם אורך הזמן ומידת הפרסום והמאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן, השקעת הכספים ביצירת השם המסחרי, בפרסומו ובשמירה על כל ניסיון לעשות בו שימוש, וכן גורמים נוספים, כגון האם הציבור ייחס חשיבות לזהות היצרן ולא רק לתכונות, לצורה או למבנה של המוצר והאם הביקוש למוצר מושפע מהמיומנות וההגינות של היצרן {ע"א 395/88 חב' מי ומי אחזקות (1983) בע"מ נ' חב' דנדי תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מה(4), 32 (1991)}.

את המשקל המכריע יש לתת לעדויות מקרב הציבור על-כך שקהל הלקוחות אכן מזהה את מקור המוצר על-פי הסימן.

חיקוי שהנתבע מחקה את מוצרו ועיצובו של התובע, הוא לבדו אינו מלמד שהתובע רכש מוניטין במוצר, או שהנתבע מכיר בכך, שהרי עצם החיקוי הינו לגיטימי ומותר, ויש בו כדי לגרום לתחרות הנתפסת כחיובית ורצויה, כאמצעי לשיפור האיכות, היעילות העסקית והשירות לצרכן.

כל עוד אין החיקוי מהווה פגיעה בזכות הקניין - במוניטין של התובע, אין בו פסול {ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain, פ"ד מה(3), 224 (1991), להלן: עניין פניציה; ב"ש 894/85 מפעלי יריחו בע"מ נ' מפעלי ים המלח בע"מ, פ"ד לט(3), 525 (1985)}.

יחד-עם-זאת, קיימת מחלוקת ביחס למשמעות שיש לייחס לעניין השימוש הממושך במוצר ולעניין חיקוי המוצר.

יש הגורסים כי החיקוי כשלעצמו עשוי ללמד על הלכי הרוח בקרב הציבור ומהווה סוג של אינדיקציה לעצם קיומו של המוניטין של האביזר המועתק בעיני ציבור הלקוחות {עניין פניציה, 251}.

המבחנים שנעשה בהם שימוש לקביעת אופיו של שם מסחרי דומים למבחנים שנקבעו בפסיקה באשר לקיומו של מוניטין עסקי. כך, נקבע כי תקופת השימוש בסימן, מידת הפרסום שזכה לו והמאמץ שהשקיע בעל הסימן ביצירת קשר בין המוצר ליצרן הינם גורמים שיש להתחשב בהם בהכרעה בדבר רכישת אופי מבחין.

סוג הראיות המובאות לצורך הוכחת אופיו המבחין של שם מסחר וכן המשקל שיש לתת לכל אחד מהמבחנים המנויים אינם קבועים, והם מוערכים על-פי הנסיבות המסויימות של כל מקרה ומקרה {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

אמנם, גורם הזמן הוא אינו הגורם היחיד המכריע בשאלת הוכחת הזכות למוניטין, אולם לגורם זה יש משקל ראייתי נכבד.

כאשר התובע בגניבת עין, למשל, מצביע על שימוש נרחב במהלך תקופה ממושכת בסימן או בתיאור מסויים בסחורתו, סיכוייו להצליח גוברים.

לעניין זה יפים דברי בית-המשפט ב- ע"א 307/87 {וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1), 629 (1990)} לפיהם "שימוש ייחודי ממושך ונרחב במוצר מוכיח כשלעצמו את המשמעות המשנית הדרושה".

יייתכן שלצורך הוכחת מוניטין במקרה מסויים די יהיה בהוכחת שימוש ממושך או בהוכחת חיקוי ללא סיבה פונקציונאלית נראית לעין ואילו במקרה אחר, אף אם יוכחו עובדות אלה ועוד אחרות, לא יהיה בכך די כדי להוכיח קיומו של מוניטין {ראה עניין פניציה, 251}.

דרישת הוכחה זו אינה פשוטה כלל ועיקר אך מקובל לומר ששימוש נרחב וממושך במוצר עשוי ללמד על קיומו של מוניטין, כמו גם ייחודו של המוצר. משקלם של שני גורמים אלה משתנה ומשקלו של האחד מושפע במידה רבה ממשקלו של האחר.

2.2 ייחודיות
ככל שהייחודיות העובדתית של המוצר קטנה יותר, כך דרוש שימוש ממושך נרחב יותר, ויש מוצרים בעלי ייחודיות עובדתית קטנה ששום שימוש, יהיה ארוך כשיהיה, לא יספיק להם לרכישת מוניטין {להלן: "עניין פניציה", 241).

למשל, כאשר מדובר בשם של עסק, על התובע להוכיח כי בתודעתו משייך הציבור שם זה לעסקו שלו, וכמסקנה נדרשת מכך, ששימוש באותו שם עשוי להביא להטעיה. אשר-על-כן, על התובע להוכיח את הייחודיות שיש בו בשם.
בית-המשפט חזר על הצורך בהוכחת "הייחודיות" במספר פסקי-דין באומרו כי במשפט בגין גניבת עין צריך התובע להוכיח כי השם, הסימן או התיאור רכשו להם הוקרה והכרה (Reputation) בקהל, ושהקהל התרגל לראות בסימן, בתאור או בשם את ציון עסקו או את ציון סחורותיו של התובע.

לא יוכל התובע להוכיח זאת - תידחה תביעתו מבלי שבית-המשפט יכנס כלל לניתוח השאלה, אם מעשי הנתבע מהווים גניבת עין. {ספרו של ג' גינת, גניבת עין; ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ - עיתון משפחה נ' אס.בי.סי. פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ - עיתון "משפחה טובה", פ"ד נה(3), 933 (2001); ע"א 649/74 פולי-סטיק בע"מ נ' CEGECOL S.A פ"ד כט(2), 397 (1975); עניין פניציה}.

על-כן נפסק, כי על התובע להוכיח שנעשה שימוש בסימן המסחרי שלו, כזה שהקונה בשוק מזהה את הסחורה כסחורתו שלו, ונקבע כי העיקרון הוא אומד-הדעת בדבר תודעתם של הצרכנים תוך מתן תשובה לשאלה האם אכן מזהה הציבור את המוצר כקשור עם מקורו, והאם הציבור קושר את השם או הסימן עם התובע של הזכויות.

ישנם כמה גורמים שיש להתחשב בהם, ביניהם אורך הזמן ומידת הפרסום והמאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן, השקעת הכספים ביצירת השם המסחרי, בפרסומו ובשמירה על כל ניסיון לעשות בו שימוש, וכן גורמים נוספים, כגון האם הציבור ייחס חשיבות לזהות היצרן ולא רק לתכונות, לצורה או למבנה של המוצר והאם הביקוש למוצר מושפע מהמיומנות וההגינות של היצרן, ועוד {ע"א 395/88 חב' מי ומי אחזקות (1983) בע"מ נ' חב' דנדי תעשיות מזון בע"מ, פ"ד מה(4), 032 (1991)}.
את המשקל המכריע יש לתת לעדויות מקרב הציבור על-כך שקהל הלקוחות אכן מזהה את מקור המוצר על-פי הסימן. חיקוי שהנתבע מחקה את מוצרו ועיצובו של התובע, הוא לבדו אינו מלמד שהתובע רכש מוניטין במוצר, או שהנתבע מכיר בכך, שהרי עצם החיקוי הינו לגיטימי ומותר, ויש בו כדי לגרום לתחרות הנתפסת כחיובית ורצויה, כאמצעי לשיפור האיכות, היעילות העסקית והשירות לצרכן. כל עוד אין החיקוי מהוה פגיעה בזכות הקניין - במוניטין של התובע, אין בו פסול {ראה עניין פניציה; ב"ש 894/85 מפעלי יריחו בע"מ נ' מפעלי ים המלח בע"מ, פ"ד לט(3), 525 (1985)}.

בראש ובראשונה שומה על התובע להוכיח כי רכש מוניטין בטובין או בשירותים שהוא מציע לציבור, לאמור: כי הציבור מזהה את הטובין או את השירותים שבהם מדובר עם עסקו של התובע-הנפגע {לנוחות הדיון נדבר להלן אך בטובין, ודברים שנאמר יחולו, בשינויים המחויבים, על שירותים אף-הם}.

פירוש הדברים הוא, שעל התובע להוכיח כי נתקיים בטובין אופי מבחין מיתר הטובין של העוסקים בענף. באין הבחנה בין טובין של התובע לבין טובין של זולתו, לא ניתן לומר כי קם לו מוניטין ייחודי כנדרש.

כאשר מדובר בשם של עסק על התובע להוכיח כי בתודעתו משייך הציבור שם זה לעסקו-שלו, וכמסקנה נדרשת מכך ששימוש באותו שם עשוי להביא להטעיה. וגם כאן, על דרך הכלל, יהיה על תובע להוכיח ייחודיות שיש בו בשם, ייחודיות המשייכת עצמה לו ורק לו. כך, למשל, אם השם שבו מדובר שם שיגרתי הוא בשפה לתיאור הטובין - להבדילו, למשל, משם דמיוני - לא ייחלץ הדין במהרה לעזרתו של התובע. אכן, המשפט מייחס עוצמה שונה לסימנים שונים, ועל-כך נוסיף ונעמוד בהמשך דברינו להלן {ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט, פ"ד נט(1), 873 (2004)}.

מהו ייעודה של עוולת גניבת עין? ייעודה הוא להגן על מוניטין שרכש אדם בעסק - עסק שעניינו נכסים או עסק שעניינו שירותים {ע"א 634/89 אסי ריין נ' fuji electronics mfg co, פ"ד מה(4), 837 (1991)}.

ישנם שני תנאים מצטברים הנדרשים להיווצרותה של עוולה זו. האחד הוא, מוניטין שיש לטובין או לשירותים של התובע. והשני הוא, חשש סביר להטעיית הציבור כי טובין או שירותים שמציע הנתבע לציבור, הם טובין או שירותים של התובע או שקשורים אליו {ת"א (יר') 6298/00 מיטוב נדל"ן בע"מ, תק-של 2002(1), 5048 (2002)}. לא הוכח אחד משני יסודות אלה - לא-כל-שכן אם לא הוכחו שני היסודות גם-יחד - לא תקום העוולה של "גניבת עין".

הוכחת מוניטין, כפי שראינו, מהווה תנאי עיקרי, מוקדם והכרחי, ליצירת העוולה של גניבת עין. ומתוך שמוניטין בהקשר העוולה של גניבת עין יכול שיוליך היישר למונופולין, נזהרת ההלכה בקביעה אימתי וכיצד קונה אדם מוניטין בטובין.

בהקשר זה יש הנוהגים להבחין בין ארבע קטגוריות של שמות או של מונחים המשמשים במסחר, לפי מידת ההגנה הניתנת להם:

הראשונה, שמות גנריים - בני קטגוריה זו לא יזכו להגנה כלל. טעם הדבר: אין אדם זכאי להשתלט על שם גנרי, שכן זכותם של כל העוסקים במקצוע לתאר מוצריהם בשמם הגנרי. עורך-דין לא יוכל להשתלט על "עריכת-דין" ומוכר מנועים לא יקנה מונופולין ב"מנועי דיזל".

השניה, שמות תיאוריים - דהיינו שם המתאר תכונות או רכיבים של נכסים או של שירותים {ראה, למשל, Stix Products, Inc. v. United Merchants & Mfrs., Inc, at p. 488}.

בדין סימני המסחר, כך אף בדין גניבת עין, לא יזכה שם מתאר לרישום ואף לא יזכה להגנה, שהרי אין זה ראוי כי יינתן לבעל עסק להשתלט על מילה השגורה בשפה.

חריג לכלל יהיה במקום שבעל העסק רכש במהלך עסקו אופי מבחין לשם הטובין, אופי המייחד אותו. במקרה זה יכול בעל השם שיזכה בהגנה, ושימוש באותו שם בידי מתחרה יהא בבחינת הטעיה {סעיפים 11(10), 8(ב) ו-9 לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972, ע' פרידמן סימני מסחר - דין, פסיקה ומשפט משווה, בעמ' 83; ד"ר פ' פרידמן "גניבת עין: הגנתו (החלקית) של המתחרה המסחרי כנגד פרסומת כוזבת של יריבו", 340-339}.

השלישית, שמות מרמזים (suggestive) - כשמן כן הם, מרמזים על הטובין בלי שמתארים אותם מפורשות.

בסימנים אלה יש "זיקה מחשבתית מסויימת בין הסימנים לבין הטובין נושאי הסימנים, אך הקשר בין הסימנים לבין הטובין מצריך מחשבה קצרה מטעם הצרכן, בטרם יוכל הצרכן לקשר בין הסימנים לבין מקור הטובין נושאי הסימנים" {פרידמן בספרו הנ"ל, בעמ' 69. ראו עוד פרשת Abercrombie, בעמ' 10-11). שמות אלה יזכו להגנה מוגברת.

הרביעית, שמות "שרירותיים" או דמיוניים - אלה הם שמות או צירופי אותיות, מילים, סימנים וכדומה, שהומצאו מעיקרם כסימנים בעלי אופי מבחין לטובין מסויימים.

סימנים אלה לא נועדו, מלידתם, אלא כדי לייחד טובין מסויימים. שמות אלה הם בעלי העוצמה המרבית, וזוכים הם להגנה רחבה הן בדיני גניבת עין הן בדיני סימני מסחר.

אכן, מתחרה כי ישתמש בשם "שרירותי" או דמיוני שבו משתמש הזולת באותו תחום עיסוק, לא יתקשה בית-המשפט להסיק הטעיה וכוונה להטעות. האופי המבחין הטבוע בשם ידבר בעד עצמו ובזכותו של בעל השם הראשון {ג' גינת, גניבת עין, 29-28}.

נוסיף כי אפשר ששמות מסויימים יהיו תיאוריים לטובין מסויימים אך באשר לטובין אחרים יהיו אך מרמזים או דמיוניים.

ארבע קטגוריות אלו יסודן הוא בהלכות שנארגו משך השנים ליריעה אחת. מבחנים אובייקטיביים עושים אותן, והמכנה המשותף לכולן הוא הרצון למנוע הקניית מונופולין בשמותיהם של טובין מסויימים, מקום שהמונופולין יסתור את אינטרס הציבור או את טובת הציבור.

מתוך שענייננו נסב בעיקרו על השמות התיאוריים ("משפחה", "משפחה טובה") נרחיב מעט בסוג שמות זה. על דרך-הכלל, כאמור, לא יזכה שם תיאורי להגנה בגניבת עין, ואולם, שם תיאורי יוכל בכל זאת לזכות להגנה בגניבת עין, אם יעלה בידי העוסק לשכנע את בית-המשפט כי אותו שם תיאורי רכש לעצמו אופי מבחין, משמעות משנית המייחדת אותו והמקשרת אותו עם הטובין של אותו עסק.

משמעות משנית זו פירושה הוא "שהקהל מתחיל להכיר בהם (בסימנים או בשמות - מ' ח') לא רק ככינוי או כתיאור אלא כסימן או שם המזהים את העסק או הטובין עם התובע. במילים אחרות, הם יכולים ליהפך לייחודיים במובן המשפטי" (פרשת פניציה, בעמ' 235}.

לשון אחר: משמעות "משנית" אין היא משנית בחשיבותה; נהפוך הוא: משמעות "משנית" משמעה משמעות "ראשונית" בחשיבותה {Coca-Cola Company v. Seven-Up Company (1974),
at p. 1354; Comment Note: “Doctrine of Secondary Meaning in the Law of Trademarks and of Unfair Competition” at pp. 1071-1073, 1095-1096; Windsor, Inc. v. Intravco Travel Centers, Inc. (1992), at p. 1522; Aloe Creme Laboratories, Inc. v. Milsan, Inc. (1970); בג"צ 144/85 קליל, תעשיות מתכת אל-ברזליות בע"מ נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, פ"ד מב(1), 309 (1988)}.

הנטל להוכחתה של משמעות משנית אינו קל כל-עיקר, וככל שהמילה המתארת שכיחה יותר בשפה לתיאור הטובין נושא הדיון, כן יכבד וילך הנטל. ראו: Comment Note supra, at p. 1078; Metro Brokers, Inc. v. Tann (1993), at p. 382.

על משמעות משנית יְלמדו משך שימוש בשם, אופי הפרסום והיקפו ואמצעים אחרים שננקטו ליצירת קשר בתודעת הצרכנים בין השם התיאורי לבין הטובין המסויימים {ראה: פרשת פניציה, פרשת ריין, 849-848; ד' פרידמן בספרו דיני עשיית עושר, 88-82 Comment Note supra, בעמ' 1083-1082; פרשת Metro Brokers הנ"ל}.

בצד המבחנים הבונים עצמם על מעשי היצרן כפי שמנינו לעיל, שוכנים מבחנים על צדו של הצרכן, ובהם: החשיבות שמייחסים הצרכנים לשמו של היצרן באשר הוא - בשונה מתכונותיו של המוצר - והשפעת מיומנותו והגינותו של היצרן על הביקוש למוצריו.

כן ניתן משקל לטעמים שבגינם חיקה המתחרה את המוצר. אין משקל מכריע למי מן המבחנים, וההכרעה תשתנה מעניין לעניין, וכדברי בית-המשפט בפרשת ריין: "מרכז הכובד הוא במשקל הראיה ולא בסיווגה".

חשוב להעיר בהקשר זה כי גם במקרה שבו מוכח לבית-משפט כי מילה שכיחה זכתה למשמעות משנית המקנה זכות לעוסק פלוני, גם-אז תוגבל ההגנה לשימוש באותה מילה בלבד אך לא לצירופים שונים הכוללים אותה או להטיותיה {Office Cleaning Services, LD. v. Westminster Window and General Cleaners, LD. (1944), at p. 43}.

אפשר איפוא שמתחרה יבחר בשם השונה, ולו באורח מזערי, מן השם שהתובע בחר לו, ובכל זאת לא יחויב בעוולה { Wadlow supra, at pp. 397-401; C. Morcom, A. Roughton, J. Graham The Modern Law of Trade Marks, 14.35-14.37}.

צמצומה והגבלתה של ההגנה הניתנת למילת תיאור או לשם שגור בשפה נועדו, כמובן, למניעת הקנייתו של מונופולין לבעל עסק ולעידוד התחרות החופשית באורח המשרת למרב את קהל הצרכנים. המשפט לא יתיר לפלוני להפקיע מילה מן השפה לטובת עסקו, ומכאן זהירות-היתר שאנו מחוייבים בה.

כך היה הדין מאז ומקדם. המלומד Wadlow מסווג את סוגיית שמותיהם של עיתונים במעין-ענף לעצמו בתחום העוולה של גניבת עין, ענף שהדין בו נשתמר מאז המאה ה- 19. שמו של עיתון נושא אופי מובהק של סימן לקוראיו, ויש בו בשם תו-זיהוי לקהל היעד שלו. ואולם כל אימת ששמו של עיתון אמור לתאר את תוכנו, את תחומי עיסוקו וכיוצא בזה, אין מניעה כי מתחריו יעשו שימוש באותו שם {Wadlow supra, at p. 415-420}.

תופעה שכיחה היא בייחוד כך בארצות שמעבר-לים - שבענף מסויים יוצאים לאור עיתונים רבים, לעיתים עשרות ומאות עיתונים, ולא יהא זה לא נכון ולא ראוי כי אחד מאותם עיתונים יזכה למונופולין בשם המתאר את תוכנו ואת תחום העיסוק המשותף לו ולעיתונים האחרים באותו ענף. רק במקום שבו זכה עיתון במשמעות משנית לשמו, רק אז יכול הוא שיזכה להגנה.

ואמנם, מקום ששמו של עיתון תיאר את תחומי עיסוקו ואת תכניו, פסקו בתי-המשפט שוב ושוב כי אין השם זכאי להגנה אלא אם רכש משמעות משנית. כך, למשל, השם Aviation לעיתון בתחום התעופה, בהיותו שם תיאורי, לא זכה להגנה בסימני מסחר {ראה McGraw-Hill Pub. Co. v. American Aviation Associates (1940)}.

כך היה אף דינו של השם Leisure News, שכשמו כן היה תוכנו, שאף הוא לא זכה להגנה בהיותו שם תיאורי { Marcus Publishing Plc v. Hutton-Wild Communications Ltd. (1990), at p. 579}.

זה היה גורלו של עיתון בשם College, שיועד לתלמידי קולג' {Collegiate World Pub. Co. v. Du Pont Pub. C. (1926), at p. 160}.

זה היה דין מילים תיאוריות אלו וכך דינן של כל מילים תיאוריות שלא רכשו משמעות משנית ביחס לטובין מסויימים. וכלשונו של Dillon L.J. בפרשת Marcus Publishing (בעמ' 579):

"(T)he words Leisure News are merely descriptive words in the English language, descriptive of the nature of the publication. Of course descriptive words can come by use to acquire a special meaning as referable, in a particular field, like the field of magazines, to the product of one particular publisher. The name Country Life would seem to be a fairly simple example of that. But it is well established that it is not at all easy to establish goodwill in a name which merely consists of descriptive words… The law is reluctant to allow ordinary descriptive words in the English language to be fenced off so as to become the private preserve of one particular publisher or tradesman."

בתשובה לשאלה אם מילה מסויימת היא מילה תיאורית, אם לאו, תלויה בהקשר הדברים. כך, למשל, השם Aviation כשמה של חנות לרהיטי-בית, מניח בית-המשפט שלא יראו בה מילה תיאורית; הוא הדין במילה College כשמה של חנות ירקות או המילים Leisure News כשמה של סוכנות למקומות עבודה.

3. מכירה בהיקפים
ככלל, על התובע להראות בעוולה של גניבת עין כי המוצר נשוא התביעה נמכר בהיקפים שיש בהם כדי ללמד על מוניטין שצבר המוצר הקונקרטי בקרב קהל הלקוחות הרלוונטי {ת"א 1913/01 מרקל סתו בע"מ נ' אבשלום אשד, פדאור 05(13), 684 (2005)}.

על-מנת להוכיח קיומו של מוניטין, נדרש תובע להראות כי בנסיבות המקרה הספציפי, השם, הסימן או התיאור זכו להכרה בקהל, שהתרגל לראות בהם כמצביעים על עסקו או סחורותיו של התובע. ככלל, ככל שהייחודיות העובדתית של המוצר קטנה יותר, נדרש שימוש נרחב יותר כדי לגבש מוניטין.

בדומה, כאשר מדובר במצרך עממי המשמש את הציבור הרחב, נטל ההוכחה אינו קל, שכן לעיתים הצרכן בוחר במוצר לא מפני שהוא מיוצר על-ידי יצרן מסויים אלא מפני שהוא מעדיף את צורתו, את נוחיות השימוש בו או את המחיר שלו.

מצידו השני של המטבע, ניתן לומר כי ככל שמדובר במוצר ייחודי הפונה לקהל לקוחות מצומצם, ניתן להסתפק בשימוש פחות נרחב וממושך. ודוק: שימוש נרחב יכול להוכיח רכישת מוניטין, ולרוב מהווה תנאי נדרש, אולם אין הוא תנאי מספיק.

4. הוקרה והכרה
על התובע להוכיח כי הסימן או המוצר "רכשו להם הוקרה והכרה בקרב ציבור הצרכנים, אשר התרגל לזהות בעזרתם את עסקו או סחורתו של התובע" {ע"א 3471/98 סלים סאלם נ' חלבי ענתר, פ"ד נד(2), 681 (2000)}.

ב- ת"א (מרכז) 10373-11-09 {סרמוני תה בע"מ נ' חברת תה ויסוצקי (ישראל) (1949) בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (19.11.09)}, נקבע כי באשר להגדרת המונח מוניטין, מדובר בתדמית חיובית שיש למוצר בעיני הציבור, שהודות לה קיים למוצר שוק לקוחות פוטנציאלים המעוניינים ברכישתו.

על-מנת להוכיח קיומו של מוניטין, על התובע להראות כי השם, הסימן או התיאור רכשו להם הוקרה והערכה (reputation) בקהל, ושהקהל התרגל לראות בסימן ובתיאור או השם את ציון עסקו או סחורותיו של התובע {ע"א 307/87 מ. וייסברוד ובניו נ' ד.י.ג. ביח"ר למצרכי חשמל בע"מ, פ"ד מד(1), 629, 632 (1990)}.

5. תדמית חיובית
התנאי להוכחת יסוד המוניטין הוא, כי הציבור מזהה את הנכס או את השירותים שמציע התובע עם עסקו של התובע . המוניטין מתייחס לקיומה של תדמית חיובית של המוצר בעיני הציבור, אשר מאפשרת שוק של לקוחות פוטנציאליים המעוניינים ברכישתו.

על התובע להראות כי המוצר או השירות אותו הוא מציע רכשו הכרה והוקרה בקרב הציבור, וכי ציבור הלקוחות מסוגל להבחין בין תוצרתו של התובע לבין מוצרים אחרים בשוק.

בעלי הדין מביאים אסמכתאות לכאן ולכאן בנוגע לשאלה אם חיקוי המוצר מעיד, כשלעצמו, על רכישת מוניטין. ואכן, קיומו של חיקוי, שאינו בעל תכלית פונקציונאלית בלבד, יכול לשמש שיקול בהוכחת המוניטין.

בנסיבות מסויימות ניתן לראות בחיקוי אינדיקציה לרצון "להתעטף" במוניטין של אחר. אולם יהיו מקרים בהם נועד החיקוי לשרת מטרות אחרות, שאינן קשורות דווקא במוניטין אלא בתכונות אחרות של המוצר.

לפיכך, אין החיקוי מכריע בשאלת קיומו של מוניטין, אלא הוא מהווה רק אחת האינדיקציות לכך {ע"א 9070/10 טלי דדון-יפרח נ' א.ת סנאפ בע"מ ואח', תק-על 2012(1), 5042 (2012)}.