פקודת הפטנטים והמדגמים - פירוש

1. סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים
סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים קובע כדלקמן:

"2. פירוש
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד אם עניין הכתוב יחייב פירוש אחר:
"אמצאה" פירושה תוצרת חדשה, סחורה חדשה או אופן חדש של שימוש באמצעי שנתגלה או נודע או שומש מכבר, לכל צורך חרושת או תעשיה;
"בית-משפט" פירושו בית-משפט אשר לו שיפוט בדבר כפי שנקבע על-ידי הוראותיה של פקודה זו או, מקום שלא נקבע בית-משפט, בית-המשפט העליון היושב כבית-משפט לערעורים;
"בית-משפט מחוזי" פירושו בית-המשפט המחוזי או בתי-המשפט המחוזיים שנקבעו בצו מאת שר המשפטים כדי לשמש בשיפוט על-פי פקודה זו;
"בעל הפטנט" פירושו מי שרשום באותה שעה בפנקס הרישום כמקבל הפטנט או כבעליו;
"בעל מדגם חדש או מקורי":
(א) כשיוצר המדגם מבצע את העבודה בשביל אדם אחר בשכר, פירושו האדם שהמדגם נעשה בשבילו;
(ב) מקום שאיזה אדם רכש את המדגם או את הזכות להשתמש במדגם לגבי איזה חפץ, בין באופן בלעדי לו לבדו או באופן אחר -פירושו - בכל הנוגע בדבר רכישת המדגם או הזכות, וכדי מידת רכישתם - האדם שרכש את המדגם או את הזכות כדלעיל;
(ג) בכל מקרה אחר, פירושו יוצר המדגם; ומקום שעברה זכות הקניין במדגם או בזכות השימוש בו מידי הבעלים המקוריים לאיזה אדם אחר, כולל המונח אותו אדם אחר.
"זכות מדגם" פירושה הזכות הבלעדית להשתמש במדגם לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו מדגם;
"חפץ" כשמדובר בסימני אמצאה, פירושו כל חפץ של תעשיה וכל חומר, מלאכותי או טבעי, או מקצתו מלאכותי ומקצתו טבעי;
"מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;
"ממציא ומבקש" כולל, בכפוף להוראות פקודה זו, את נציגו החוקי של ממציא או מבקש שמת;
"נציג חוקי" פירושו המבצע של צוואה או מנהל עזבון שנתמנה על-ידי בית-המשפט, וכשאין מבצע או מנהל עזבון, פירושו האיש או האנשים האחראים, על-פי חוק הירושה הנוהג, לפרעון חובותיו של המת;
"סוכן פטנטים" פירושו אדם, פירמה או חברה העוסקים לשם ריווח בעסק של הגשת בקשות לפטנטים והשגתם בישראל או במקומות אחרים;
"פטנט" פירושו כתב זכות לאמצאה;
"ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר העולמי שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;
"מדינה חברה" - מדינה שהיא צד לאמנת פריס או חברה בארגון הסחר העולמי;
"אמנת פריס" - אמנה בדבר הגנת הקניין התעשייתי שנחתמה בפריס בשנת 1883 ותיקוניה, ככל שישראל חייבת בהם."

2. כללי
מדגם - כך קובע סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים {להלן: "הפקודה"}- "אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית".

מדגם העומד בתנאי הפקודה, לאמור שהינו "חדש או מקורי שלא נתפרסם קודם לכן בישראל" ירשם על-ידי רשם המדגמים.

המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חודשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה:

"Designs must simply be understood as meaning all creations which appeal to the eye, and it is therefore this purely visual aspect to which the protection of designs is related."
(D. Cohen The International Protection of Designs (2000) 1)

הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי, באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי. יחד-עם-זאת, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה - כך על-פי הסיפא להגדרת המדגם - מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על-פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא {ע"א 430/67 שרנוע בע"מ נ' תנובה בע"מ, פ"ד כב(1), 113, 116 (1968); ע"א 513/89 Interlego A/S נ'Exin - Lines Bros S. A, פ"ד מח(4), 133, 184, 183 (1994); ע"א 3406/96 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ, תק-על 99(1), 590 (1999)}.

משנרשם המדגם, נהנה בעליו הרשום מזכות יוצרים למשך התקופה הקבועה בפקודה {בסעיף 33}. מאחר שדיני המדגמים נועדו להגן על הצורה עצמה, מוענק לבעל המדגם מונופול מסחרי מלא על הצורה המוגנת. המדובר בזכות מונופוליסטית שלילית, המונעת מכל אדם, זולת בעל המדגם:

"...(א) לייחד לצרכי מכירה את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג הסחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רישיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו ליחד את המדגם כאמור לעיל; או
(ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי ייחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות ואם חיקוי בולט שלא בהסכמת בעליו הרשום..." (סעיף 37 לפקודת הפטנטים והמדגמים)
{ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות, פ"ד נז(3), 702 (2003)}

3. "מבחן העין"
ההכרעה אם מוצר מסויים מפר זכות מדגם רשומה של מוצר, נעשית על-פי "מבחן העין":

"The question whether a design which is alleged to infringe a registered design is or is not an infringement must be determined by eye alone."
(Halsbury's Laws of England, (Vol. 35, 4th ed., 1998) the p.547)

העין בה מדובר לאו עינו של בית-המשפט היא, אלא עינו של הצרכן, קרי: אותו אדם שהמוצר מכוון אליו:

"The relevant eye is that of the customer who is interested in the design of the particular article he is producing. Sommer Allibert" (UK Ltd v. Flair Plastics Ltd (1987) RPC 599, 616; Gaskell & Chambers v. Measure Master Ltd (1993) RPC .76" Halsbury's Laws of England, Ltd id, n.1.

בית-המשפט נדרש, בראש ובראשונה, לקבוע מיהו הצרכן הרלבנטי להליך הנדון בפניו, אשר בעיניו תיבחן שאלת ההפרה. ככלל, הצרכן הפוטנציאלי, אשר בעיניו נבחן המוצר, הוא "הצרכן הממוצע" או "הצרכן הסביר", הרוכש את המוצר מבלי שהוא מקדיש לעניין זמן רב לצורך בחינה מדוקדקת ומבלי שהוא עורך השוואה בין המוצרים בשוק {ת"א (חי') 10340/97 אירועית שיווק יבוא נ' יאיר, תק-מח 62(1), 99 (1999)}.

עם-זאת, יתכנו מקרים בהם יחייב אופיו של המוצר, כי ההשוואה תיערך בעיניו של מומחה לדבר {כ"בעל המקצוע הממוצע" שבסעיף 5 לחוק הפטנטים, התשכ"ז-1967} בהיותו הצרכן הנכון.

בשלב השני, צריך בית-המשפט לקבוע את מהות המוצר {ה"חפץ", כלשון הפקודה}, העומד להשוואה. בית-המשפט יברר, לצורך כך, כיצד נמכר המוצר או כיצד נעשה בו שימוש בפועל.

לבסוף, מששם בית-המשפט לנגד עיניו את הקונה הרלבנטי של המוצר, המבקש לרכוש את המוצר בתנאים הרגילים בהם עומד הוא למכירה או לשימוש, שומה עליו להשוות בין המוצרים ולקבוע אם המוצר האחר מהווה "חיקוי בולט" של המוצר המוגן במדגם {ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות, פ"ד נז(3), 702 (2003)}.

ב- מדגם 55280 {נעלי נאות (1994) בעמ נ' xxx, תק-פט 2016(2), 180 (01.06.2016)} נקבע:

"1. בפני בקשות לרישום תשעה מדגמים לגבי נעליים שהוגשו כולן ביום 26.02.2014, בסוג 2(04) שעניינו 'מוצרי הנעלה, גרביים וגרביונים'. יצויין כי בקשות אלה הוגשו יחד עם בקשות נוספות אשר חלקן קובלו לרישום וחלק נזנחו בעקבות ליקויים שהועלו במהלך בחינתן. תשע הבקשות דנן נדחו כולן במכתבי הבוחנת מיום 17.06.2015. משביקשה המבקשת להשמיע טענותיה בפני, התייצבה לדיון ביום 18.10.2015.
2. תשע הבקשות חולקו לשלוש קבוצות, בהתאם לליקויים שהועלו ביחס אליהן, כדלקמן:
א. בקשות 55270, 55279, 55291, 55288: ביחס לבקשות אלה נשלחו למבקשת הודעות על ליקוי בגין היעדר חידוש ומקוריות כמוגדר בסעיף 30(1) לפקודת הפטנטים והמדגמים, 1924 (להלן: "הפקודה"). ליקויים אלה התבססו על שני פרסומים בדף של המבקשת עצמה ברשת החברתית פייסבוק (facebook). מהות הפרסומים תמונות, שבכל אחת מהן מוצג מגש המחולק לתאים ובכל תא מונח זוג נעליים או סנדלים. התמונה צולמה ממבט-על אלכסוני. שתי התמונות נושאות את תאריך 20.2.2014 - היינו, עובר למועד הגשת הבקשות (להלן: "פרסום הפייסבוק").
ב. בקשות 55271, 55280, 55283, 55289: ביום 5.2.2015 נשלחה הודעה ראשונה על ליקויים לפיה החפצים מושאי הבקשה נעדרים חידוש ומקוריות בהתאם לסעיף 30(1) לפקודה. לדוח ליקויים זה צורפו תמונות בהן מוצגות נעליים בצורה ברורה כשלידן שם המבקשת ומחיר הנעל (הפרסומים נלקחו מאתרי מכירות מקוונים שונים) (להלן: "הפרסומים המקוונים"). לאחר שהשיבה המבקשת על ליקויים אלה, נשלח למבקשת מכתב נוסף אליו צורף גם פרסום הפייסבוק, כפרסום השולל חידוש ומקוריות מהמדגמים המבוקשים.
ג. בקשה 55278: דחיית הבקשה נעשתה בהתבסס על פרסום המוצר באתר האינטרנט של המבקשת עצמה. במהלך הדיון שנערך בפני הודיע ב"כ המבקשת כי המבקשת חוזרת בה מהבקשה ועל כך תיק הבקשה נסגר בהחלטתי שניתנה בתום הדיון ביום 18.10.2015.
3. המבקשת משיגה על דחיית בקשותיה בהתבסס על הפרסומים המקוונים ופרסום הפייסבוק שציטטה הבוחנת במכתביה בטענה שאין הם מהווים פר בהתייחס לפרסומים המקוונים טענה המבקשת כי מדובר בפרסומים אינטרנטיים של צדדים שלישים אשר אינם קשורים למבקשת, ועל-כן יש לשקול אותם בזהירות. לשיטתה, המדובר באתרים שיווקיים שתכנם משתנה תדירות, ועל-כן אמינותם מוטלת בספק. כן טענה כי לא ניתן לקשר בין הביקורות הספציפיות שנכתבו באתר אשר על פניהן נושאות תאריכים, שחלקן נכתבו באופן אנונימי, לבין מוצרי המבקשת, בהתבסס על תוכנן.
5. בהשגתה על ציטוט הפרסומים כנגד בקשותיה התבססה המבקשת על החלטת סגנית הרשם ז' ברכה בעניין בקשות לרישום מדגמים 51593, 51594 TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V (פורסם באתר רשות הפטנטים, 09.06.2013) (להלן: "עניין טקילה") לפיה, אין בהכרח לשלול את החידוש שבמדגמים בהתבסס על הפרסומים מאתרי מכירות מקוונים, כפי שנקבע שם בפסקאות 45-44:
"בענייננו, בשל אופיו של האתר, מתקבל על הדעת כי תוכן דפי האינטרנט משתנה מעת לעת, באופן שמוחלפת תמונת המוצר או מחירו מתעדכן בהתאם לשינויים המתרחשים בשוק. בשונה מתוכן חדשותי הנושא תאריך ברור או פרסום שמקורו בגורם רשמי, המידע באתר שיווקי, אשר זהות מנהליו ועורכיו אינו ידוע ותוכנו מתעדכן בעת לעת ללא כל יכולת לזהות את תאריך העדכון באופן ברור, אין בו את מידת המהימנות הנדרשת להוכחת תאריך פרסום המידע.
אין להבין מן האמור לעיל כי רק פרסומים שמקורם במשרדי הפטנטים והמדגמים בעולם עומדים בסטנדרטים הנדרשים ליישום חוזר הרשם. ניתן להסתמך על-פי החוזר על פרסומים רשמיים נוספים, קטלוגים אינטרנטיים ופרסומים מטעם המבקש עצמו, בתנאי שניתן לקבוע את תאריך הפרסום במידת וודאות גבוהה. כאשר מקורו של הפרסום במבקש עצמו, כגון קטלוג שפרסם באינטרנט או הודעה לעיתונות מטעמו, הרי בידי המבקש הכלים להתמודד עם הטענה כי אותו פרסום קדם לתאריך הקובע של בקשתו."
6. אם-כן, ההשגה העומדת בפני ביחס לפרסומים המקוונים, היא ביחס לתאריך פרסומם של המדגמים המבוקשים ואמינותו של הפרסום.
7. בהתייחס לפרסום הפייסבוק אותו ציטטה הבוחנת ביחס לבקשות משתי הקבוצות, טענה המבקשת כי הפרסום אינו חושף את המדגמים בשלמותם. לטענתה, הפרסום שצוטט הוא תמונה של ארון או קופסת נעליים המשמש להובלת נעליים. הנעליים מונחות בקופסא בתפזורת זו לצד זו ואין היא מאפשרת להביט בצורות הנעליים במלואן. בנוסף, התמונה צולמה ממבט על וממרחק, ואין בה כדי לחשוף את כל האלמנטים שבנעליים כפי שתוארו ונתבעו בבקשות השונות. לטעמה של המבקשת פרסום הפייסבוק אינו מיועד לציבור הצרכנים, ונבדל בבירור מדפי אינטרנט אחרים בהם מוצגים מוצרים אותם יכול צרכן לבחון מזוויות שונות. כן נבדל הוא מקטלוג סדור או מנעליים המוצגות לקונים על גבי המדפים.
8. טענה נוספת שהעלתה המבקשת ביחס לפרסום הפייסבוק היא כי צוטט כנגד הבקשות מהקבוצה השניה רק בבחינה חוזרת מאוחרת.
9. לפיכך, בהתייחס לפרסום הפייסבוק אין ענייננו בסוגיית עצם הפרסום (לפי סעיף 30(1) לפקודה), אלא עסקינן בשאלת מידת חשיפתם של המדגמים במסגרת הפרסומים, שמועדם קודם למועד הקובע בהתאם לטיב הצילומים ולאיכותם.
הפרסום באתרי המכירות המקוונים
10. לאחר בחינת כלל הפרסומים מאתרי המכירות המקוונים הריני לקבוע כי הפרסומים מהימנים בעיני. לשאלת מועד הפרסום שלא צויין בפרטי הפרסום באתר, הרי שניתן ללמוד אותו מתגובות הגולשים הנושאות תאריכים. יש להניח כי אם ביום מסויים נכתבה תגובת גולש בדף האינטרנט המציג את המוצר העומד למכירה, עמד המוצר למכירה עוד קודם לכן. כך גם עיון בתכני התגובות מעיד כי התייחסו למוצרים הנוגעים לענייננו.
11. יש להתייחס לפרסומים במרשתת בזהירות (ר' בקשה למחיקת סימני מסחר 187385 ו-187386 (GHI) והתנגדות לרישום סימני מסחר 200701 ו-200702 (GHI מעוצב) Gemological Institute of America נ' Gemology Headquarters International (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 28.5.2012), להלן: "עניין GHI"). בענייננו, ולאחר עיון נוסף בפרסומים המקוונים עליהם נסמך הבוחן נמצא כי ישנו מידע אמין לגבי פרסומו של המדגם באתרי המכירות המקוונים. משעמדה הבדיקה באזהרות המוזכרות לעיל שנעשו בעניין טקילה, מוטל הנטל על המבקש להוכיח כי המידע עליו נסמך הבוחן אינו מהימן וכי אין בו כדי לשלול חידוש מהמדגם המבוקש.
12. כפי שצויין בעניין GHI, נטל זה ניתן לבסס באמצעות חוות-דעת מומחה בתחום או הוכחה אחרת כי הפרסום לא נעשה במועד המופיע באתר. אלה לא הובאו על-ידי המבקשת.
13. אף שאלה נעשו לגבי ציטוטים לגבי בקשות לפטנט, יפה לענייננו השוואה לכללי קביעת תאריך של פרסומים קודמים המצוטטים במהלך בחינה באירופה, בהודעה שפרסם משרד הפטנטים האירופי ביומן הרשמי (Official Journal EPO, 8-9/2009 Notice from the European Patent Office concerning internet citations):

"Establishing a publication date has two aspects. It must be assessed separately whether a given date is indicated correctly and whether the content in question was indeed made available to the public as of that date. The nature of the internet can make it difficult to establish the actual date on which information was made available to the public: for instance, not all web pages mention when they were published. Also, websites are easily updated yet most do not provide any archive of previously displayed material, nor do they display records which enable members of the public - including examiners - to establish precisely what was published and when…. Finally, it is theoretically possible to manipulate the date and content of an internet disclosure (as it is with traditional documents). However, in view of the sheer size and redundancy of the content available on the internet, it is considered very unlikely that an internet disclosure discovered by an examiner has been manipulated. Consequently, unless there are specific indications to the contrary, the date will be accepted as being correct."
(ההדגשה אינה במקור - א.ק.)
14. אציין כי בהתבסס על תגובות הגולשים באתר ניתן להניח בהקשר זה כי דף האינטרנט נחשף לציבור לזמן ממושך, באופן שיש בו כדי לשלול חידוש מנעליים הנתבעות בבקשות למדגם בישראל. כך גם אין בפני סיבה להניח ששונה תאריכם של מספר לא מבוטל של תגובות שהוצגו בפרסומים המקוונים.
15. משקבעתי כי מועדי הפרסומים המקוונים מהימנים בעיני, הרי שאין מחלוקת שהמדגמים באתרי המכירות המקוונים נחשפו במלואם. משכך, מתייתר הדיון בטענות המבקשת לעניין טיב ואיכות פרסום הפייסבוק בנוגע לבקשות אלה כמו גם שאלת מועד העלאת הליקוי.
16. לפיכך, הפרסומים המקוונים שפורסמו קודם למועד הגשת הבקשות לרישום מדגמים 55271, 55280, 55283 ו-55289 שוללים מהן חידוש ומקוריות. על-כן כדין דחתה הבוחנת את הבקשות הללו.
פרסום הפייסבוק
17. כאמור, בפי המבקשת טענה כי פרסום הפייסבוק אינו מיועד לצרכנים. אודה כי לא ירדתי לסוף דעתה של המבקשת. שאלת ייעוד הפרסום אינה מעלה או מורידה משאלת עצם הפרסום. עצם אפשרות הגישה אל התמונות שמצויות בפרסום היא אשר יכולה לשלול את החידוש או המקוריות שבמדגם, כפי שאכן עמדה על כך הבוחנת. זאת, כפי שגם עמדו על כך המלומדים בספרם Russel-Clarke and Howe on Industrial Designs, 8th ed., Sweet & Maxwell (2010), בעמוד 130:
"In general there will be publication if articles to which the design is applied are manufactured, displayed or used in such a way that members of the public will or might see them. It is not necessary that the articles should have been sold. Prior use does not mean use by the public, but use in public as opposed to use in private."
18. לשיטת הבוחנת התמונות מאפשרות התרשמות מובנת מהנעליים בהתבסס על "מבחן העין" לפיו השוואה בין מדגם לפרסום קודם תיעשה על-פי ההתרשמות הכוללת מהחפץ ולא בעיון מדוקדק בכל פרטיו. הבוחנת סברה כי ניתן היה לזהות בפרסום הפייסבוק גם את האלמנטים העיצוביים שבכל נעל ונעל המוצגים בתמונה שבפרסום הפייסבוק.
19 . בסעיף 2 לפקודה מוגדר מהו מדגם:
""מדגם" אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ על-ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין-רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בניין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכני;"
(ההדגשה אינה במקור - א.ק.)
20. ב-ע"א 7125/98 מיפורמאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נז(3), 702, ו- באתר האינטרנט נבו, 8.05.2003), בפסקא 10 לפסק-הדין הוסבר, כי:

"ההשוואה הראויה צריך שתיעשה על-ידי בחינת תדמיתו הכוללת של המוצר כפי שנקלטה בעינו של הצרכן הרלוונטי. הדגש מושם על התרשמות הצרכן מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שמבטו של הצרכן אינו דקדקני כשל מומחה, אך גם אינו שטחי כשל עובר אורח מזדמן (ה"פ (ת"א) 1187/94 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ (8), בעמ' 291)."
(ההדגשה אינה במקור - א.ק.)
21. כמו-כן, בתחומים רוויים, בחינת המדגם המבוקש תיעשה בשלמותו, ללא פירוקו לגורמים (ראה' החלטת הרשם בעניין בקשה לרישום מדגמים מס' 22424, 22433, 22783, 23767, קליל תעשיות בע"מ (פורסם באתר רשות הפטנטים, 07.08.1997).
22. בהפעלת מבחן העין שנקבע בפקודה ונדון כאמור בפסיקה, השאלה בענייננו היא אם צרכן סביר שהיה נחשף לתמונה המצויה בפרסום הפייסבוק היה מתרשם דיו מהחוזי הכללי ומזהה בהכרח את הנעליים שנתבעו בבקשות למדגמים. דומני כי התשובה על שאלה זו בשלילה.
23. מהותו של פרסום הפייסבוק הוא צילומים צבעוניים שאיכותם טובה. עם-זאת, הצילומים חושפים חלק מהנעליים כמעט במלואן, בעוד אחרות נחשפו רק בחלקן. כמו-כן לא נחשף חלקן התחתון של אף אחד מדגמי הנעליים.
24. כפי שעמדה על כך המבקשת התבוננות בצילומים שבפרסום הפייסבוק לא תחשוף בעיני המתבונן את תדמיתו הכוללת של החפץ, שכן כלל הנעליים מצולמות מזוית ספציפית אחת בלבד שעל-פי רוב הנה ממבט על של תדמית אימום הנעל. הצילומים אינם מגלים אף את מלוא האלמנטים העיצוביים שבכל נעל הכוללים רכיבים דקורטיביים וצורניים. כפי שהסבירה המבקשת, להבדיל משאלת ייעודו של הפרסום, עצם חשיפת הנעליים בצילומים אלה אינה כחשיפתם לצורך רכישת מוצרים מקוונת בה מוצגים המוצרים מכל הזוויות.
25. נוסף על כך, לגופו של המוצר בו אנו עוסקים, אין לכחד כי עקב הנעל הנו רכיב מהותי מבחינה עיצובית. לפחות לגבי חלק מהנעליים המוצגות בפרסום הפייסבוק לא ניתן להבחין בעקב כפי שגם לא ניתן להתרשם מחלקן האחורי של הנעליים אשר גם להן משמעות לא מבוטלת לעיני המתבונן כפי שנדון להלן.
26. כך למשל, בהתייחס לבקשה 55288, לא ניתן להבחין בפרסום הפייסבוק ברצועת הקרסול האחורית של הנעל ולמעשה ניתן להבחין רק בחלקה הקדמי העליון של הנעל.
27. בהתייחס לבקשה 55279, עולה קושי להבחין מפרסום הפייסבוק האם הנעל בעלת עקב או מוגבהת. בהקשר זה אקבל את טענת המבקשת כי גם קיים קושי להבחין בפרופיל הפנימי של הנעל, הנראה בבירור בשרטוטים שהוגשו לרישום.
28. גם לגבי בקשה 55291 ישנו קושי להבחין בפרסום הפייסבוק האם מדובר בנעל בעלת עקב, כמו גם באלמנטים של רצועות כגון הרצועה האחורית הנראית בשרטוטי הבקשה כפי שהוגשה לרישום.
29. לבסוף, בהתייחס לבקשה מס' 55270 דומני כי עולה קושי לעמוד מפרסום הפייסבוק על מיקום הרצועה האחורית ועל אלמנטים נוספים שבה (כגון עיטורים בצורת פרחים) המבדילים את הנעל מדגמים אחרים.
30. עולה כי חשיפת מלוא האלמנטים העיצוביים הנתבעים בבקשות למדגם אינם מוצגים במלואם בפרסום הפייסבוק.
31. לפיכך, איני מוצא שפרסום הפייסבוק שולל חידוש או מקוריות לגבי בקשות 55270, 55291, 55279 ו- 55288.
32. סוף דבר, בקשות 55271, 55280, 55283 ו-55289 נדחות בעוד שבקשות 55270, 55291, 55279 ו- 55288 יועברו להשלמת רישום ומתן תעודת מדגם בהתאם. למען הסדר, כפי שצויין לעיל, בקשה 55278 נסגרה ללא רישום כבר בשעת הדיון שהתקיים בפני."

4. "מבחן החידוש"
ב- ת"א (מרכז) 4987-12-14 {Diesel Spa נ' הודיס בעמ, תק-מח 2015(1), 15215 (02.02.2015)} נקבע:

"ב. "מבחן החידוש"
20. הגם כי לדיזל מדגם מוגן הרשום בפנקס המדגמים, אין בכך כדי ללמדנו על היקפה של אותה הגנה, זאת מאחר שתחום השתרעותה של ההגנה הניתנת למדגם פלוני לא נקבעת מראש ובאופן אחיד לכל המדגמים המופיעים בפנקס, אלא יצוקה על-פי מידותיו של המדגם המסויים, ועל-כן עשויה להשתנות בין מדגם אחד למשנהו. הווה אומר, פנקס המדגמים הוא המעיד על עצם קיומה של הזכות במדגם, ואולם גדריה נקבעים על-פי מידת חדשנותו ומקוריותו של המדגם (ת"א (מרכז) 41704-12-09 פירסט נ' רואם ייבוא ושיווק בע"מ, פסקה 45 לפסק-דינה של השופטת מרוז (פורסם באתר האינטרנט נבו, 21.08.2011) (להלן: "פרשת פירסט")):

"חשיבות מרובה לקביעה לפיה, כאשר מדובר בעיצוב דומה של המוצרים, כי אז, מצטמצם היקף ההגנה הניתן למדגם הרשום לתחום הצר בו חידש המדגם את העיצוב והפכו לייחודי."

21. בהקשר זה סבורה דיזל כי עצם רישום המדגמים בפנקס המדגמים מעיד על החידוש הקיים בהם. מנגד, סבורה הודיס כי דינם של המדגמים להתבטל, שכן פורסמו הם על-ידי דיזל עובר למועד רישומם בפנקס המדגמים ועל-כן אינם מקיימים את דרישת החידוש. מבלי להכריע באשר לחוזקן של הטענות האמורות במסגרת ההליך העיקרי, אציין כי טענות באשר לתוקפו של מדגם דורשות דיון עובדתי מעמיק ולעיתים אף הבאת מומחים, ולפיכך אין דינן להתברר במסגרת בקשה לסעד זמני, קל וחומר משלא נשמעו העדויות לגופן. עוד יצויין כי הגם שהובאו על-ידי הודיס אף לשלב זה ראיות מסויימות לעניין בטלות המדגמים, ולאחר עיון בהן, אני סבור כי דורשות הן דיון החורג מגדרי הליך הסעד הזמני בו אנו מצויים (ראו ת"א 2180/90 מנור נ' ל.מ. ליפסקי בע"מ, בעמ' 7 להחלטתו של השופט וינוגרד (פורסם באתר האינטרנט נבו, 28.02.1990); בש"א (יר') 3133/06 עזריאל נ' כראדי, פסקה' 17 לפסק-דינו של השופט שפירא, פורסם באתר האינטרנט נבו (01.10.2006)).
22. כמו-כן, לא הונחה על-ידי הודיס תשתית ראייתית מספקת שיש בה כדי לסתור את היקף החידוש הקיים במדגמים ביחס לשוק הרלוונטי, דוגמת הצגת מוצרים של גורמים מתחרים הכוללים אף הם את אותם אלמנטים בולטים הקיימים בדגם פאיזה, ואשר שווקו בטרם נרשמו המדגמים (ראו למשל בשא (ת"א) 15020/06 בריזה תעשיות נעליים בע"מ נ' לין שוז בע"מ, פסקה ג'-ד' לפסק-דינו של השופט זפט, פורסם באתר האינטרנט נבו (22.08.2006)).
23. לאור האמור, סבורני כי לצורך הכרעה בבקשת הסעד הזמני יש בעצם הרישום בפנקס המדגמים כדי להוות ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש במדגמיה של דיזל. (סעיף 3(5) לפקודה; ה"פ (ת"א) 700/04 שיינפלד נ' עזריאל, פסקה 17 לפסק-דינו של השופט כאבוב, פורסם באתר האינטרנט נבו (14.11.2006); ת"א (ת"א) 26272-08-10 קיי. וויז'ן סיסטם סולושנס בע"מ נ' גיפטס אנד טיפס בע"מ, פסקה 10 להחלטתו של השופט זמיר, פורסם באתר האינטרנט נבו (07.09.2010)).
24. כמו-כן, צירפה הודיס לתגובתה מכתב מיום 08.08.2012 וכן מיום 18.11.2012, אשר נשלחו על-ידי דיזל לרשם הפטנטים והמדגמים, במסגרת הליך רישום המדגמים. במכתבים אלו מפרטת דיזל את האלמנטים החדשניים בדגם פאיזה, אשר בגינם מבוקש רישומו כמדגם. לעניין זה, סבור אני כי משעה שדיזל עצמה תחמה באופן אפריורי את היקף ההגנה המבוקש על ידה אל האלמנטים המפורטים במכתבים בלבד, הרי שהאלמנטים האמורים הם גם אלו אשר יהוו את מסגרת דיוננו להלן (ראו לעניין זה פרשת פירסט, בפסקה 45 לפסק-דינה של השופטת מרוז: "חידושו של מדגם מוגדר על-ידי בעליו. באמצעות הבקשה לרישום, מגדיר הבעלים את היקף הזכות שהוא תובע לעצמו"; וכן בש"א (ת"א) 17636/06 עמינח תעשיות רהיטים ומזרנים בע"מ נ' אמריקן סיסטם תעשיות מזרונים וספות, פסקה ג' לפסק-דינו של השופט זפט, פורסם באתר האינטרנט נבו (20.11.2006); ת"א (ת"א) 20300-03-10 ויטה פרי גליל (החדשה) בע"מ נ' נטו מלינדה סחר בע"מ, פסקה' 7 לפסק-דינו של השופט זפט, פורסם באתר האינטרנט נבו (25.08.2010)).
ביחס למדגם 50526 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 11 אלמנטים המהווים חידוש במדגם. ביחס למדגם 51959 מציינת דיזל במכתבה לרשם כי ישנם 9 אלמנטים חדשניים. בתגובתה לבקשה, מאשרת הודיס כי ארבעה אלמנטים מכל אחד מהמדגמים הנ"ל קיימים גם בג'ינס הודיס, ואלו הם:
א. עיצוב המכנס בגזרה משוחררת, צר למטה וגבוה למעלה.
ב. תפרים ייחודיים באזור הפנימי של הברכיים.
ג. תפר בצדי המכנס המסתובב ומגיע למרכז החלק האחורי של הרגל.
ד. תפרים אלכסוניים ייחודיים מתחת לכיסים ראשיים קדמיים של המכנסיים.
שני אלמנטים נוספים הרלוונטים לענייננו מוצגים במכתביה של דיזל אל הרשם כחידוש ואולם בתגובתה לבקשת הסעד הזמני מציינת הודיס כי לדידה אין הם קיימים בג'ינס הודיס:
(א) עיצובו של כיס המעות על גבי כיס אלכסון בקדמת המכנסיים. לאחר השוואת שרטוט מדגם 51959 אל ג'ינס הודיס, שוכנעתי כי על-אף טענת הודיס בנושא, אלמנט זה דווקא מתקיים בג'ינס הודיס.
(ב) סוג הבד ממנו עשוי המדגם, שהינו שילוב בין בד דנים לבד ג'רסי, מתוך הנתונים המצויים בפני, אין בידי לקבוע אם אלמנט זה מתקיים בענייננו בג'ינס הודיס.
יוצא איפוא כי ג'ינס הודיס כולל, לכל הפחות, 4 מתוך 11 אלמנטים חדשניים של מדגם 50526 וכן 5 מתוך 9 אלמנטים של מדגם 51959. לפיכך, אתמקד אף בשלב זה בבחינת ג'ינס הודיס אלו מול מדגם 51959 בלבד.
25. לטענת הודיס, היות שג'ינס דיזל איננו משלב את כלל האלמנטים המהווים חידוש במדגמים (בהתאם לאמור במכתביה של דיזל לרשם), לא מדובר בחיקוי המפר את המדגמים. אין בידי לקבל טענה זו.
ראשית, אנו מצויים בבקשה לצו מניעה ועל-כן רמת ההוכחה הנדרשת מדיזל הינה ראיה לכאורה לקיומה של עילה. מבחינה כמותית, קיומם של מרבית האלמנטים המוגנים במדגם (לפחות חמישה מתוך תשעה) בג'ינס
שנית, קבלת טענה לפיה מוצר הכולל רק חלק מן האלמנטים המוגנים במדגמים אינו מפר אותם - עשויה לחתור תחת מהות ההגנה הקבועה בסעיף 37 לפקודה, זאת מאחר שלשון הפקודה מאפשרת הגנה למדגם גם אם ההפרה נעשית על-ידי "חיקוי בולט", דהיינו, כאשר קיימים הבדלים בין המוצרים, אך אין בהם כדי לשנות מן הדמיון הכללי הרב שבין המוצרים המושווים (פרשת מיפרומאל, בעמ' 12, 17):
"בית-המשפט עשוי לקבוע כי מדובר בהפרה על-אף קיומם של הבדלים שניתן להבחין בהם בנקל בהשוואת המוצרים זה לזה, אם סביר שהצרכן לא יזכור הבדלים אלה."
(ראו גם ת"א (ת"א) 1225-02-10 אלו עוז בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ, בפסקה 15 ב'-ג' לפסק-דינו של השופט בנימיני, פורסם באתר האינטרנט נבו (11.11.2012) (להלן: "פרשת עוז")).
זאת ועוד, סבורני כי טענה כאמור איננה מאפשרת מצב בו במדגם מסויים יהיו מספר חידושים, כאשר משקלם, קרי, המידה בה הם בולטים לעינו של הצרכן הסביר, יהא שונה.
26. לפיכך, מסקנתי בעניין זה הינה כי גם מבחן החידוש תומך בעמדתה של דיזל, שכן, כאמור, רישום מדגם 51959 בפנקס מהווה ראייה לכאורה להתקיימות דרישת החידוש ואף משקלם המצרפי של חמשת האלמנטים החדשניים המוגנים במדגם 51959 והקיימים אף בג'ינס הודיס, מספיק במקרה דנן לשם חציית רף ההוכחה הנדרש בבקשת סעד זמני."

5. "מבחן ההטעיה" - מבחן עזר
ב- ת"א (מרכז) 4987-12-14 { Diesel Spa נ' הודיס בעמ, תק-מח 2015(1), 15215 (02.02.2015)} נקבע:

"ג. "מבחן ההטעיה"
27. מבחן זה מהווה מבחן עזר בלבד, נוכח העובדה כי על-פי לשון הפקודה לא נדרשת הוכחת הטעיה צרכנית פוטנציאלית לשם ביסוס הפרתו של מדגם. אף-על-פי-כן, השתרש בפסיקה הנוהג לפיו כאשר קיים דמיון בחזותם הכוללת של המוצר המוגן והמוצר המפר, שאינו מגיע לכלל זהות מוחלטת, יש להוסיף ולבחון האם קיים חשש שהצרכן הרלוונטי יטעה בין שני המוצרים. בהקשר זה צויין לא אחת כי על בית-המשפט לשים אל לב את העובדה שזכרונו של הצרכן איננו מושלם וכי אין הוא רוכש את המוצרים כאשר מונחים הם זה בצד זה (פרשת עוז, בפסקה 15ד'; פרשת פירסט, בפסקה 47; בש"א (ת"א) 26935/06 בליסניה 1982 בע"מ נ' אלבא פרזול לבניה בע"מ, פסקה 3א להחלטת השופטת קרת-מאיר, (פורסם באתר האינטרנט נבו (12.03.2007)).
28. לטענת הודיס, בשל קיומם של גורמים כגון פער במחירי המוצרים, מכירתם בחנויות שונות וכן הצמדת תוויות הנושאות שם החברה, נמנע חשש מהטעיית הצרכנים. שקלתי את טענותיה אלו של הודיס, ואולם דעתי היא כי אין בהן כדי להכריע, בשלב זה, את הכף לטובת אי מתן הסעד הזמני. אבאר כוונתי להלן.
ראשית, אינני סבור כי הפער במחירי המוצרים, גם אם משמעותי, מהווה מחסום כולל בפני חשש מהטעיית צרכנים. כך לדוגמה, ב- בש"א (ת"א) 12803/07 Crocs Inc נ' שופר סל בע"מ, פורסם באתר האינטרנט נבו (15.07.2007) (להלן: "פרשת קרוקס") פער המחירים בין המוצר המוגן במדגם למוצר המפר עמד על-פי 10 לערך, ולמרות זאת, קבע השופט זפט כי אין בכך כדי למנוע חשש מהטעייה: (פרשת קרוקס, בפס' ט' לפסק-דינו של השופט זפט)
"נראה לי שאין בטענות המשיבה באשר למחיר הנעליים ונסיבות מכירתן כדי לאיין את החשש שציבור הלקוחות הבא בשערי סניפיה יטעה לחשוב שמדובר בנעליים מדגם Beachשל Crocsאו שיש קשר בין הנעליים המשווקות על-ידי המשיבה לבין המבקשת. ניתן להעלות על הדעת סיבות שונות למחירי המוצרים הנמכרים על-ידי המשיבה וממילא אין לשלול אפשרות שלקוחות לא ייחסו למחיר הנמוך את אשר מייחסת לו המשיבה."
בפרשת Buffalo (ת"א (ת"א) 2554/01 Buffalo Boots Gmbh נ' נעלי לוקסי 2000 - יבוא ושווק בע"מ, בפסקה 3ב' לפסק-דינו של השופט ישעיה, פורסם באתר האינטרנט נבו (11.01.2004) אומנם נקבע כי פער במחירי המוצרים עשוי לשלול חשש להטעיה צרכנית, ואולם, במקרה הנדון שם, בשונה מענייננו, לא עוגנה הזכות במדגם רשום וכן שם החברה המבדל הוטבע על המוצר עצמו.
בפרשת ADIDAS (ע"א 563/11 Adidas Salomon A.Gנ' ג'לאל, פסקה 15(ב) לפסק-דינה של השופטת חיות, פורסם באתר האינטרנט נבו (27.08.2012) (להלן: "פרשת אדידס")) עליה מסתמכת הודיס בתגובתה לבקשה, נקבע אומנם כי פער המחירים והשוני בחנויות בהן משווקים המוצרים מקטין את סכנת ההטעיה של הצרכנים, ואולם פסק-הדין בחן הפרתו של סימן מסחר (ולא הפרת מדגם), ובמסגרתו נקבע כי הסימן על המוצר "המחקה" איננו מעוצב באופן דומה באופן ניכר לסימן הרשום (פרשת אדידס, בפסקה 13), זאת בשונה מן המקרה דנן, בו נראה לכאורה כי מרבית האלמנטים הבולטים בג'ינס הודיס דומים במידה רבה למדגם 51959 של דיזל.
שנית, מן התמונות והדגמים של ג'ינס הודיס אשר הוצגו בפני, התרשמתי כי התוויות הנושאות את השם הודיס - אשר עשויות לסייע בבידולו של המוצר ובהפחתת החשש מהטעיית צרכנים - אומנם קיימות, אך אינן מצויות על ג'ינס הודיס עצמו, אלא על תוויות "ניתקות" (הכוללות מידע נוסף על המוצר מלבד השם), המחוברות אל ג'ינס הודיס באופן חיצוני וארעי ואשר מעצם טיבן נועדו להסרה. זאת במובחן מתוויות שֵם קבועה, המחוברת אל המוצר עצמו (כאשר אין כך הדבר בענייננו, כפי שיפורט בהמשכם של הדברים).
29. מסכים אני לעמדת הודיס לפיה בבחינת השאלה האם דמיון בין שני מוצרים עשוי לעלות כדי הטעייה, יש טעם להידרש לשאלה האם השוק הרלוונטי הינו שוק רווי, זאת מאחר שקביעה לפיה אכן בשוק רווי עסקינן, עשויה במקרים מסויימים לשלול קיומו של דמיון מטעה בין המדגם הרשום לבין המוצר המפר לכאורה, על בסיס שינויים קלים שנעשו באחרון (ראו רע"א 9485/09 פרמייר ים המלח מעבדות קוסמטיקה בע"מ נ' נבו ישראל (2005) בע"מ, פסקה 8 להחלטתו של השופט גרוניס, פורסם באתר האינטרנט נבו (24.08.2010)). יחד-עם-זאת, מדובר בטענה עובדתית בדבר צפיפותו של השוק הרלוונטי בישראל, אשר לא נתמכה בראיות, ועל-כן לא ניתן בשלב זה לשלול קיומו של חשש אפשרי להטעיית צרכנים.
30. סיכומה של נקודה זו, שוכנעתי כי מתקיימת עילת תובענה, על בסיס קיומן של ראיות לכאורה להיותו של ג'ינס הודיס בגדר "חיקוי בולט" של מדגם 51959, כלשון סעיף 37 לפקודה. ואולם, מאחר שמדובר בבקשה לסעד זמני בלבד, במסגרתו נדרשת דיזל לעמוד ברף הוכחה נמוך יותר, אינני שולל אפשרות קביעתה של מסקנה אחרת בגדר ההליך העיקרי לאחר שתתברר התמונה הראייתית המלאה."

סבא - ייסטהו - ייס - מתת - האל

הפרקים שבספר:

פקודת הפטנטים והמדגמים - פירוש